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AA[与最为接近的现有技术相比,克服了现有技术的不足和缺点,或者具有明确的技术效果,具有长足的进步的发明,应该授予专利权]北京市高级人民法院审理“惰钳式门〃发明专利权纠纷一案二审行政判决书
(1992)高经终字第9号发布时间2008-11-1720:13:16上诉人(原审被告)中华人民共和国专利局专利复审委员会地址北京市海淀区学院路黄亭子法定代表人赵元果,副主任委员委托代理人尹新天,男,41岁,中华人民共和国专利局专利复审委员会复审委员委托代理人张曙华,女,50岁,中华人民共和国专利局专利复审委员会复审委员被上诉人(原审原告)香港美艺(珠记)金属制品厂地址香港新界元朗牛潭尾村104约723地段法定代表人陈福佑,董事了便于销轴在门的附加装置即中间车轮架上的两个C状杆上滑动,并可与C状杆上的锁定装置配合,使中间车轮起到支撑拉门的作用,以达到解决由于庭院门前因地面高低不平而使中间车轮承受栅栏的重荷,使开关栅栏门方便和延长轮子使用寿命的发明目的由此可见,“惰钳式门〃发明专利的发明目的与已有技术截然不同由于发明目的不同,采用的技术方案有实质性差别,其所达到的技术效果也不相同这种技术效果,对所属该领域的普通技术人员来说是意想不到的因此,将“惰钳式门〃发明的技术解决方案同发明目的与技术效果三者结合起来与现有的技术对比,其突出的实质性特点是明显的第三,“惰钳式门〃发明与现有的技术对比,克服了现有技术中存在的缺点和不足,具有显著的进步对于这一点,专利复审委员会和香港美艺厂均无异议综上,专利复审委员会根据对比文献1和对比文献2认定“惰钳式门〃发明专利已不具备创造性,作出宣告第85101517号“惰钳式门〃发明专利权无效的决定,缺乏充分的证据原审法院判决撤销专利复审委员会第112号无效宣告请求审查决定是正确的但原审法院的判决书在描述事实和作出创造性判断时,有些语言文字用法欠妥如,在判决书中将该发明说明书中的个别技术构成内容作为该发明权利要求的技术构成与现有技术对比;对比文献2的发明目的的表述不准确;将该发明与对比文献2中的H型“衬套与斜杆的连接方式〃等不相关的内容也作为该发明与已有技术的区别,等等,是不妥的,应予以纠正但这些并不影响原审判决结论的正确就全案而言,原审判决事实清楚,适用法律并无不当依照《中华人民共和国行政诉讼法》第61条第1项之规定,判决如下驳回上诉,维持原判一审诉讼费400元,由专利复审委员会负担(于本判决生效之日起7日内交纳)二审诉讼费400元,由专利复审委员会负担(己交纳)本判决为终审判决审判长张鲁民审判员程永顺审判员金凤菊一九九二年三月四日书记员刘继祥AA[对于本领域普通技术人员来说,将特定元件用于发明中不需要花费创造性劳动的,不具有创造性,不应授予专利]比亚迪案北京市高级人民法院审理比亚迪公司专利无效行政纠纷一案二审行政判决书
(2005)高行终字第232号发布时间2008-11-1720:20:28上诉人(原审原告)比亚迪股份,住所地广东省深圳市龙岗区葵涌镇延安路法定代表人王传福,董事长委托代理人蒋洪义,北京市立方律师事务所律师委托代理人周建秋,北京市润平知识产权代理专利代理人被上诉人(原审被告)国家知识产权局专利复审委员会,住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号法定代表人廖涛,副主任委托代理人马志远,该委员会审查员委托代理人高雪,该委员会审查员被上诉人(原审第三人)惠州超霸电池,住所地广东省惠州市小金镇大树岭村法定代表人许永新,董事长委托代理人陈建民,北京三友知识产权代理专利代理人委托代理人穆魁良,北京三友知识产权代理专利代理人上诉人比亚迪股份(简称比亚迪公司)因专利无效行政纠纷一案,不服北京市第一中级人民法院
(2004)一中行初字第850号行政判决,向本院提起上诉本院2005年6月8日受理后,依法组成合议庭,于2005年9月28日公开开庭审理了本案上诉人比亚迪公司的委托代理人蒋洪义、周建秋,被上诉人国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)的委托代理人马志远、高雪,被上诉人惠州超霸电池(简称超霸公司)的委托代理人陈建民、穆魁良到庭参加诉讼本案现已审理终结比亚辿公司系第
00227259.8号名称为“一种用于可充电池组的电路保护元件〃实用新型专利的专利权人2001年8月29日超霸公司向专利复审委员会请求宣告该专利权无效,认为该专利不具有新颖性和创造性,且不符合《专利法》第26条及《专利法实施细则》第
2、
20、
21、22条之规定专利复审委员会经过审查于2004年6月9日作出第6147号无效决定,宣告
00227259.8号实用新型专利权无效比亚迪公司不服,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼北京市第一中级人民法院经审理认为,专利复审委员会作出第6147号无效决定程序合法,适用法律亦无不当本专利涉及电路保护元件,附件8涉及微型保险丝,其也属于电路保护元件电路保护元件在附件8中与在本专利中的应用场合不同,本专利是应用于充电电池组中而附件8是应用于印刷电路板中,但由于二者均具有保护电路的功能,同属电路保护元件,故专利复审委员会认定本专利与附件8属于相类似技术领域并无不当附件8公开了一种保险丝,该保险丝包括一个第一端子、一个第二端子、一个可熔断导体,第
一、第二个端子通过焊接分别连接在可熔断导体的两端端子由通过冲压导体原料的平坦片制造,端子可以由铜合金制成,也可采用磷一铜和被一铜以及其他导电材料的合金,可熔断导体可以是导线由附图
1、2可以看出,第
一、第二端子的宽度远大于厚度,因此该第
一、第二端子可被看作是金属薄片权利要求1中没有对金属薄片的形状、结构作具体限定,该金属薄片属于上位概念,而附件8中具有导电、夹持绝缘体等功能的端子具有特定形状、结构,属于下位概念附件8已经公开了权利要求1中的金属薄片由于附件8中的保险丝还具有绝缘体、外壳等技术特征,故附件8所公开的技术方案与权利要求1不同权利要求1不具有绝缘体、外壳的功能,对于绝缘体、外壳的省略并未给权利要求1带来意料不到的技术效果,故比亚迪公司关于权利要求1属于封闭式权利要求的主张不予支持附件8公开的技术内容与权利要求1的区别仅在于附件8没有公开保险丝是用在可充电电池组中的权利要求1的主题名称为一种用于可充电电池组的电路保护元件,与附件8相比,其名称不同并未给该电路保护元件带来结构上的改变;同时对本领域技术人员来说,将属于类似技术领域的印刷电路的保险丝用于可充电电池组中并不需要创造性劳动因此,专利复审委员会认定权利要求1不具有创造性是正确的此外,比亚迪公司未提出确实、充分的证据证明本专利取得了商业上的成功,且这种成功是由本专利的技术方案所直接导致的,比亚迪公司关于取得商也上成功使得本专利具有创造性的主张,不予支持比亚迪公司主张因超霸公司所提交的译文存在错漏导致专利复审委员会判断权利要求1创造性错误的主张,亦不予支持权利要求2中的金属薄片熔断时承受的电流大于金属丝熔断时承受的电流是本领域技术人员公知的,权利要求2还对金属丝、金属薄片材料的选择作出了限定,根据新《审查指南》的规定,当材料不同并未带来产品在形状、构造或者结合上发生变化的,该材料特征在实用新型创造性审查中不予考虑在权利要求1不具备创造性的条件下,权利要求2也不具备创造性权利要求3进一步限定了权利要求1或者2中的电路保护元件装放在一个绝缘套管里,附件8中的容纳端子和导体的塑料盒状外套或者壳体即对应于权利要求3中的绝缘套管,权利要求3中的绝缘套管与附件8中的外壳形状虽有差别,但并未给该权利要求带来意料不到的技术效果,在其所引用的权利要求
1、2不具备创造性的条件下,权利要求3也不具备创造性权利要求4在权利要求3的基础上进一步限定了绝缘套管的材料特征,而材料特征在实用新型创造性评价中不予考虑,比亚迪公司认为权利要求4中的石棉材料简化了绝缘套管的结构的主张没有事实依据,不予支持专利复审委员会认定权利要求4不具备创造性是正确的,应予以支持依照《行政诉讼法》第54条第
(1)项之规定,判决维持专利复审委员会第6147号无效决定比亚迪公司不服,向北京市高级人民法院提起上诉,请求撤销一审判决和专利复审委员会第6147号无效决定,维持第
00227259.8号实用新型专利权有效比亚迪公司上诉称第一,附件8与本案实用新型专利在技术上根本不属于相近领域,不应当作为对比文件来否定本案专利的创造性专利复审委员会和一审法院仅凭二者均采用了某一相同功能元件即认为属于相近技术领域是错误的第二,附件8与本案实用新型相比,所要解决的技术问题不同,技术方案和技术效果也明显不同,具备了实质性特点和进步,应当被授予实用新型专利权第三,本案实用新型专利取得的商业上的成功,也说明本实用新型专利具有创造性专利复审委员会和超霸公司服从原审判决经审理查明2000年1月31日比亚迪公司向中国专利局申请了
00227259.8号“一种用于可充电池组的电路保护元件〃实用新型专利,该专利申请于2001年1月31日被授予实用新型专利权,经授权的权利要求为
1、一种用于可充电池组的电路保护元件,其特征在于所述的电路保护元件由一个金属丝和两块金属薄片组成,所述的金属薄片分别焊接在所述的金属丝两端
2、根据权利要求1所述电路保护元件,其特征在于所述金属丝选自铜丝、铜合金丝中的一种,所述金属薄片选自镶金属片、铜金属片、银合金片、铜合金片中的一种,所述金属薄片熔断时承受的电流大于所述金属丝熔断时承受的电流
3、根据权利要求1或者2所述电路保护元件,其特征在于所述的电路保护元件装放在一个绝缘套管内
4、根据权利要求3所述电路保护元件,其特征在于所述的套管由石棉纤维、石棉混纺纤维中的一种材料制备2001年8月29日,超霸公司以该专利不具有新颖性和创造性,且不符合《专利法》第26条及《专利法实施细则》第
2、
20、
21、22条之规定为由,请求专利复审委员会宣告该专利权无效超霸公司共提交了44份证据,其中的附件8为1986年9月16日公开的美国专利US4612529名称为“超小型保险丝〃附件8中的保险丝包括一个第一端子、一个第二端子、一个绝缘装置、一个可熔断导体和一个封装第一端子、第二端子通过冲压导体原料的一个扁平片制造第一端子和第二端子可以由铜合金制成,例如磷一铜和镀一铜以及其他导电材料的合金,即第一端子、第二端子也属于金属片可熔断导体可以是一条线、一层厚膜、一层薄膜或者本行业常见的其他形状导体,即可熔断导体可以是线状附件8还描述了将可熔断导体与第一端子、第二端子焊接的经过专利复审委员会经审查认为,附件8用于有限空间应用领域的电路保护,与本实用新型用于可充电电池组的电路保护元件为相近的技术领域权利要求1中的可充电电池组的电路保护元件由一个金属丝和两块金属薄片组成,所述的金属薄片分别焊接在所述的金属丝两端本领域技术人员根据常识可以推断,附件8中的可熔断导体,应当是一种低熔点的金属材料,其熔点理应低于作为端子材料的铜合金由此可见,附件8中的保险丝也由两个片状的金属材料端子与两端子之间焊接的细长低熔点金属的可熔断导体组成,这样附件8中应用于印刷电路板的电路保护元件已经包含了权利要求1中电路保护元件内部的全部技术特征尽管附件8未明确记载微型保险丝可用于充电电池组,但附件8已记载微型保险丝专门用于有限空间的应用领域,使得本领域技术人员将微型保险丝应用于可充电电池组中不需克服技术障碍,故权利要求1不具备创造性权利要求2在权利要求1的基础上,进一步限定本实用新型电路保护元件的金属丝为铜丝或者铜合金丝,金属片为银片、铜片、银合金片、铜合金片之一,金属片的熔断电流大于金属丝的熔断电流本领域技术人员可直接推断出附件8中的可熔断导体的熔断电流必然小于端子部件的熔断电流,这样权利要求2中关于金属片和金属丝熔断电流大小的技术特征也为附件8公开,权利要求2仅在权利要求1的基础上进一步限定了金属丝和金属片的材料,故权利要求2也不具有创造性权利要求3在权利要求1或者2的基础上,进一步限定电路保护元件有一绝缘套管,但附件8中的保险丝也具有绝缘外套尽管权利要求3中的保护元件外壳为套管状而附件8中为矩形,这种差异并非实质性差异,也并未给本实用新型保护元件带来优于附件8的技术效果,故权利要求3也不具有创造性权利要求4在权利要求3的基础上进一步限定了绝缘套管的材料特征,由于材料特征在实用新型创造性评价中不予考虑,故权利要求4不具备创造性超霸公司提出的本专利不符合《专利法》第22条第2款、第26条,《专利法实施细则》第
2、
20、
21、22条之规定的无效理由,不再评述2004年6月9日专利复审委员会作出第6147号无效决定,宣告
00227259.8号实用新型专利权无效上述事实,有
00227259.8号实用新型专利权授权文本、附件
8、专利复审委员会第6147号无效决定及当事人陈述等在案佐证本院认为,本专利应用于可充电电池组的电路保护,附件8应用于印刷电路板的电路保护,应用领域不同,但二者的发明目的、技术功能是相同的,都属于电路保护元件本专利在本质上是一个熔断器,附件8也是一个用于印刷电路上的熔断器,二者的技术原理和所起作用都是防止过大电流通过被保护的电路,同属于相同或者相近的技术领域本专利权利要求1是由一个金属丝和两个金属薄片组成的简单技术方案,与之相比附件8则较为复杂,还包括了其他组成部分,这是因为附件8作为分立元件应用于印刷电路,而本专利不需要作为分立元件使用附件8中作为熔断器核心部分也包括了熔断导体和与其焊接的两个端子,而且端子也由片状金属材料制成故附件8中的电路保护元件已经包含了权利要求1技术方案中的全部结构技术特征,区别仅在于附件8没有公开电路保护元件可用于可充电电池组中对于本领域普通技术人员来说,将附件8中的电路保护元件用于可充电电池组中不需要花费创造性劳动,故本专利权利要求1不具有创造性同理,依据本案有关的具体事实和证据,各从属于权利要求
2、
3、4也不具有创造性比亚迪公司认为,本专利取得了商.业上的成功,但并未提供确实、充分的证据予以支持,而且也未能证明商业上的成功来源于技术方案所带来的技术效果,其主张不予支持综上,一审判决和专利复审委员会第6147号无效决定认定事实清楚、适用法律正确、审理程序合法,本院应予维持上诉人比亚迪公司的上诉理由不能成立,其上诉请求不予支持据此,依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第
(一)项之规定,判决如下驳回上诉,维持原判
一、二审案件受理费共计2000元,均由比亚迪股份负担(已交纳)本判决为终审判决审判员刘继祥审判员魏湘玲代理审判员岑宏宇二OO五年十一月十八日本件与原本核对无误书记员耿巍巍AA[企业标准并不因备案行为本身而构成专利法意义上的公开,需要证明他人是否知晓;法院不能直接宣告专利无效]爱吉科纺织机械案最高人民法院审理如皋市爱吉科纺织机械与国家知识产权局专利复审委员会、王玉山实用新型专利无效行政纠纷一案再审行政裁定书
(2007)行提字第3号发布时间:2008-11-1720:04:35再审申请人(一审被告、二审被上诉人)国家知识产权局专利复审委员会,住所地北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10-12层法定代表人廖涛,该委员会副主任委托代理人程强,该委员会审查员委托代理人徐洁玲,该委员会审查员再审被申请人(一审原告、二审上诉人)如皋市爱吉科纺织机械,住所地江苏省如皋市丁堰镇丁新路138号委托代理人楼垂品,中国环球律师事务所律师委托代理人宋敏,女,37岁,中国专利代理(香港)专利代理人上诉人中华人民共和国专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)因确认“惰钳式门〃发明专利权纠纷一案,不服北京市中级人民法院
(1991)中经字第324号行政判决,向本院提起上诉本院依法组成合议庭,审理了本案现己审理终结本院经审理杳明1985年4月1日,香港美艺(珠记)金属制品厂(以下简称香港美艺厂)向中国专利局申请了一项名称为“惰钳式门〃的发明专利,中国专利局经过实质审查,认为符合中国专利法规定的新颖性、创造性和实用性条件,于1988年6月23日授予其专利权,专利号为85101517该发明专利经中国专利局审定后的权利要求有M项其独立权利要求中披露的主要技术构成为一种惰钳式门,门的格栅斜杆与门的立柱直杆相连,该斜杆转动固定在第一中间立柱直杆的一个固定位置上,且与第二立柱直杆转动并滑动连接,至少第二立柱直杆是槽型截面的,且在侧壁上有凹口轴穿过斜杆,其特征在于其销轴的端部装有沿轴的横向为H型截面的衬套,立柱直杆的突边安装在H型截面衬套的凹槽中该发明的目的是使惰钳式门上连接斜杆与立柱直杆的装置不仅结构简单,同时提高了门的刚度,使开关门的运动轻便,且噪音小1989年5月和1990年3月间,广东省广州市的番禺县拉闸厂、宏兴卷闸厂和南方拉闸厂以“惰钳式门〃发明专利缺乏新颖性和创造性为由,分别向专利复审委员会提出无效宣告请求专利复审委员会经过审查,以该发明不具备创造性为由,于1990年12月31日作出第112号无效宣告请求审查决定,宣告第法定代表人娄建国,该公司董事长委托代理人邵伟,永新专利商标代理专利代理人委托代理人贾庆忠,永新专利商标代理专利代理人原审第三人王玉山,男,1948年6月5日出生,汉族,住所地山西省榆次市经纬路*号*区*号再审申请人国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)因与再审被申请人如皋市爱吉科纺织机械(以下简称爱吉科公司)、原审第三人王玉山实用新型专利无效行政纠纷一案,不服北京市高级人民法院于2004年9月29日作出的
(2004)高行终字第95号行政判决,于2005年2月2日向本院申请再审2007年4月30日,本院以
(2005)行监字第20—1号行政裁定,决定对本案进行提审本院依法组成合议庭,由民事审判第三庭庭长蒋志培担任审判长,审判员王永昌、代理审判员郃中林参加评议,王新担任书记员2007年9月6日,公开开庭审理了本案专利复审委员会委托代理人程强、徐洁玲爱吉科公司委托代理人邵伟、贾庆忠到庭参加诉讼原审第三人王玉山经本院依法传唤,无正当理由拒不到庭,本院依法缺席审理本案现已审理终结北京市高级人民法院经审理查明本案涉及原中国专利局授予的名称为“清洁器吸棉管废棉截留装置”的第
98248629.4号实用新型专利(以下简称本专利),专利权人为王玉山,其申请日为1998年11月9日,授权公告日为1999年10月13日本专利的权利要求书为“
1.一种清洁器吸棉管废棉截留装置,其特征在于由箱体
(1)、滤网
(2)、滤网架
(3)和箱门
(4)组成,箱体
(1)内设置淀网
(2)滤网
(2)装于滤网架
(3)上,且通过滤网架
(3)与箱体
(1)内壁相连,将箱体内腔分为两部分
(13)、
(14)箱体
(1)侧壁上装有可开关的箱门
(4)箱体
(1)上、下端设有圆柱形端口
(11)、
(12)o
2.如权利要求1所述的清洁器吸棉管废棉截留装置,其特征在于滤网
(2)水平置于箱体
(1)内,将箱体内腔分为上、下两部分
(13)、
(14)o
3.如权利要求1所述清洁器吸棉管废棉截留装置,其特征在于滤网
(2)斜置于箱体
(1)内,将箱体内腔分为斜上、下两部分
(13)、
(14)o
4.如权利要求1所述清洁器吸棉管废棉截留装置,其特征在于滤网
(2)制成圆筒状,置于箱体
(1)内中央,将箱体内腔分为内、外两部分
(13)、
(14)o
5.如权利要求1所述清洁器吸棉管废棉截留装置,其特征在于箱体
(1)制成正方体、长方体、圆柱体、半圆柱体或者其它儿何形状
6.如权利要求1所述清洁器吸棉管废棉截留装置,其特征在于箱体
(1)采用钢板等金属材料、或者塑料、玻璃钢等非金属材料制成
7.如权利要求1所述清洁器吸棉管废棉截留装置,其特征在于滤网
(2)采用不锈钢、铜等金属材料或者尼龙等非金属材料制成
8.如权利要求1所述清洁器吸棉管废棉截留装置,其特征在于箱门
(4)采用有机玻璃或者其它可透视材料制成
9.如权利要求1所述的清洁器吸棉管废棉截留装置,其特征在于滤网
(2)采用30—80目
10.如权利要求1所述清洁器吸棉管废棉截留装置,其特征在于该装置通过其上、下圆柱形端口
(11)、
(12)与清洁器吸棉管
(5)相连〃本专利的说明书载明目前,废棉过淀收集装置与机械取棉机构同置于
2.3米高空与主机风箱用软管相连,构成一完整的废棉过滤集棉系统,其结构庞大,机械动作复杂,故障率高,使用维护不安全,不方便,收集效果不好,不利于管理,因借用主机风箱取棉,造成风量损失,影响主机使用效果本实用新型的目的在于提供一种装于清洁器吸棉管上的废棉截留装置,它与主机脱离,取消了庞大而复杂的机械取棉机构,使之与清洁器自成工作体系,达到并提高了过滤集棉的效果,而对主机风量无任何影响,由于简化了机械结构,因此减少了机械故障,降低制造成本,实现操作安全、方便可靠,易管理爱吉科公司以本专利权的授予不符合专利法第二十二条的规定为由,于2001年4月4日向专利复审委员会提出无效宣告请求,认为本专利的技术方案在其申请日前已由公开出版的SSM公司的产品说明书所公开,其专利产品亦于申请日前在国内公开销售使用,权利要求1-10不具有新颖性和创造性爱吉科公司同时提交了相关证据但未提交其原件,其在专利复审委员会进行无效宣告审查口头审理经过中也未使用该证据进行答辩因此,专利复审委员会未对该证据进行评述爱吉科公司于2001年5月8日提交了意见陈述书,并补充提交了包括证据5(复印件,共10页)、证据7和证据9等在内的20份证据在意见陈述书中,爱吉科公司认为本专利的技术方案在申请日前已被使用公开,不具备新颖性和创造性证据5是江苏昌升集团如皋市纺织机械制造厂于1998年7月1日发布,7月10日实施的《AJQ型系列吹吸清洁机》的企业标准-Q/320682KC01—1998该标准记载了有关AJQ-II型吹吸清洁机的技术参数和附图,其附图2与本专利权利要求10相同该企业标准已在如皋市技术监督局进行了备案,在爱吉科公司提交的该复印件上有“如皋标准备案注册〃章,并注明“867号―1998—J及2001年7月〃字样,爱吉科公司在口头审理时提交了原件证据7是美国专利说明书US4042998公开日期为1977年8月23日,其公开了一种纺织机械清洁装置,用来清除纺织机周围的废棉该说明书附图7记载了在没有中央真空抽吸系统的情况下采用手动清除废棉时的废棉截留装置的结构,该废棉截留装置由箱体
28、滤网
47、滤网架(未标注)和箱门48组成,箱体28内设置滤网47滤网47装于滤网架上,并通过滤网架与箱体内壁相连,将箱体28的内腔分为两部分;箱体28的侧壁上装有可开关的箱门48箱体28左端设有与弯管45相连的端口,弯管45与软管46相连,从图上可以看出,软管46是吸棉管,箱体28右端直接与吹风设备(内有马达22)相连,为了让风通过并实现吸棉功能,箱体28右端必然设有端口证据9是美国专利说明书LS2431726公开日期为1947年12月2日,其公开了一种纺织机风力收集废棉和空气调节装置该说明书第3栏第21-52行载明参考图1和2多个纺织机架1分别配有相应的吸风管2每个吸风管又有多个带有一系列开口4的支管3吸风管2沿每个机架1的整个长度延伸,并最好设置在线轴架C的下方开口4位于机架上线纱断头易发生的地方,即进线的外端或者送线辐R与绕线筒B之间一分离的开口4提供在每一线S的路径下方这样,当线断裂时,断头及分裂部分通过相应的开口被吸入所述吸风管2由于在断头发生的部位易产生较多的废屑,多个开口也可以有效的清除这些废屑断头和废屑物进入流动的空气,通过吸风管2进入过滤箱5a在过滤箱内被滤网5收集,过滤后的空气进入普通吸风管6……o该说明书第4栏第10—21行还载明可以[在]吸风管6上,在位于过滤箱5a和风扇7之间的位置加入一通用过滤箱从该说明书附图1还可以看出,上述结构均设置在一整体机构内部专利复审委员会依据专利法第二十二条第三款的规定,于2003年3月26日作出第4988号无效宣告请求审查决定,宣告
98248629.4号实用新型专利权的权利要求1-9无效,维持权利要求10有效决定的主要理由是证据5是企业内部标准,不是公开出版物,即没有处于公众中任何人想得知就能得知的状态在证据7—20中,证据7是最相关的对比文件,根据该证据,本专利权利要求1—9不具备创造性,不符合专利法第二十二条第三款的规定证据7中的截留装置只有一端与吸棉管相连,另一端与吹风设备相连,证据8—20也没有任何一项现有技术的方案公开了截留装置的两端都与吸棉管相连这样的结构特征权利要求10的技术方案将截留装置与主机脱离,从而取消了庞大而复杂的机械取棉机构,在不影响主机风量的前提下,降低了截留装置的制造成本,使得操作更加安全、方便,这一技术特征的引入对本领域技术人员而言是不容易想到的,且其技术效果是意想不到的因此,本专利权利要求10具有实质性特点和进步,符合专利法第二十二条第三款的规定以上事实有
98248629.4号实用新型专利权利要求书和说明书、专利复审委员会第4988号无效宣告请求审查决定书、吹吸清洁机购销合同和发票、如皋市纺织机械制造厂《AJQ型系列吹吸清洁机》的企业标准、美国专利说明书US
4042998、美国专利说明书US2431726及当事人陈述等证据在案佐证爱吉科公司不服专利复审委员会第4988号决定,在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起诉讼北京市第一中级人民法院经审理认为爱吉科公司提交的证据5江苏昌升集团如皋市纺织机械制造厂《AJQ型系列吹吸清洁机》的企业标准一Q/320682KC01—1998确已在如皋市技术监督局进行了备案,在爱吉科公司提交的该复印件上也有如皋标准备案注册章,但证据5不能证明该企业标准在如皋市技术监督局进行备案的时间以及该时间系在本专利申请日之前,故不足以证明证据5所载明的内容已在本专利申请日前已为公众所得知或者处于公众可得知的状态,故专利复审委员会对证据5不予采信是正确的从本专利的说明书及权利要求10可以得出,本专利对现有技术的贡献在于对原废棉过滤收集装置与机械取棉机构同置于
2.3米高空与主机风箱用软管相连,构成一完整的结构庞大的废棉过滤集棉系统进行了改进,将废棉截留装置与主机脱离,安装于吸棉管上,取消了庞大而复杂的机械取棉机构,简化了机械结构,达到并提高了过滤集棉的效果,而对■主机风量无任何影响,减少了机械故障,降低制造成本,实现操作安全、方便可靠,易管理证据7和证据9都是纺织清洁器废棉收集装置.,属于与本专利相同和相近的技术领域,可以用于评价本专利证据7公开的截留装置只有一端与吸棉管相连,另一端与吹风设备相连,没有给出任何将截留装置安装在吸棉管上的启示证据9公开的废棉截留装置是安装于某个机构之中的,其吸风管2是安装在纺纱机架上,其发明目的是为更好清除机架上纱线的断头及废屑,与本发明的目的不同本领域的普通技术人员在证据7和证据9的启示下,不经过创造性劳动,是不能得到本专利权利要求10的技术方案的,故本专利权利要求10符合专利法二十二条第三款的规定,具有创造性专利复审委员会对此认定是正确的综上,专利复审委员会作出的第4988号决定证据充分,适用法律正确,程序合法,应予维持爱吉科公司的起诉理由均不能成立,其诉讼请求不予支持该院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第
(一)项之规定,于2003年11月28日以
(2003)一中行初字第522号行政判决书判决维持被告国家知识产权局专利复审委员会作出的第4988号无效宣告请求审查决定案件受理费1000元,由爱吉科公司负担(己交纳)爱吉科公司不服一审判决,在法定期限内向北京市高级人民法院提出上诉北京市高级人民法院经审理认为根据专利法的规定,授予专利权的实用新型专利应当具备新颖性本案中各方当事人对爱吉科公司提交的证据5即《AJQ型系列吹吸清洁机》企业标准中所记载的有关AJQ-H型吹吸清洁机的附图2所公开的技术方案与本专利权利要求10相同这一事实不持异议,各方争议的焦点在于该企业标准在如皋市技术监督局备案的事实是否意味着其中所记载的技术方案已公开以及怎样确认公开时间根据标准化法及其实施条例的有关规定,企业生产的产品,没有国家标准、行业标准和地方标准的,应当制定相应的企业标准,作为组织生产、销售和监督检查的依据;企业生产执行国家标准、行业标准、地方标准或者企业标准,应当在其产品或者说明书、包装物上标注所执行标准的代号、编号、名称企业的产品标准须在规定的时间内,按规定的要求报当地政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案因此,作为交货依据的企业标准在规定的时间、在规定的部门备案本身就意味着公众可以根据该标准备案的时间、通过相关的部门获知该企业标准的备案信息本案所涉及的企业标准系江苏昌升集团如皋市纺织机械制造厂在如皋市技术监督局备案的企业标准根据《江苏省标准监督管理办法》的有关规定,企业产品标准应当在发布后30日内,按照规定报当地标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案而前述企业标准的发布时间是1998年7月1日,故可以推定其备案时间至迟为1998年7月31日,在本专利申请日之前故证据5可以作为评判本专利新颖性的对比文件由于该证据已经公开了本专利权利要求10的全部技术特征,因此,本专利不具备新颖性一审判决关于证据5不能证明其所示企业标准在如皋市技术监督局的备案时间的认定是错误的,应予纠正专利复审委员会第4988号无效宣告请求审查决定关于证据5是企业内部标准,不是公开出版物的认定是错误的,也应予以纠正爱吉科公司关于证据5所示企业标准已在本专利申请日前备案并能够为公众所知的上诉理由成立,予以支持鉴于本专利不具备新颖性,对爱吉科公司关于本专利不具备创造性的上诉理由不再予以评判综上,一审判决和专利复审委员会作出的第4988号无效决定,认定事实有误,予以纠正该院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第
(三)项、《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十条之规定,于2004年9月29日以
(2004)高行终字第95号行政判决书判决
一、撤销北京市第一中级人民法院
(2003)一中行初字第522号行政判决;
二、撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的第4988号无效宣告请求审查决定;
三、第
98248629.4号“清洁器吸棉管废棉截留装置〃实用新型专利权无效
一、二审案件受理费各1000元,由国家知识产权局专利复审委员会负担(于判决生效之日起7日内交纳)专利复审委员会不服二审判决,向本院提出再审申请称,二审判决认定事实和适用法律均有错误,将对今后一系列涉及企业标准的专利案件造成影响,请求依法撤销本案二审判决,维持一审判决主要理由是
1、二审判决认定企业标准是公开的既无法律依据也无事实依据
(1)企业标准备案是为了接受技术质量部门的监督和检查,一些地方性法规、规章不允许备案部门泄露、扩散企业标准的内容或者文本还有一些地方性法规、规章没有直接的文字规定,但是从其内容可以亳无疑义地推知备案部门负有保密义务还有极个别的地方性法规、规章既没有明文规定备案部门对企业标准负有保密义务,而且从其条文的内容也无法推知上述内容,但这也并不表明企业标准备案便构成专利法意义上的公开
(2)企业标准在企业内部适用,其中的部分内容,十分是其中的技术解决方案很可能属于企业的技术秘密备案部门应当意识到企业标准可能包含技术秘密,应当受到法律保护许多法律、行政法规和规章中都有关保护企业技术秘密的规范
(3)企业标准能为公众查阅并无明确法律依据企业标准备案后成为标准档案,公众不能随意查阅《中华人民共和国档案法实施办法》第二十六条规定”利用、公布档案,不得违反国家有关知识产权保护的法律规定〃根据《标准档案管理办法》的有关规定,对于备案的企业标准,公众并不是想查阅就能查阅
(4)法律已经在买方的知情权、质量监督权和卖方的保守技术秘密权之间小心翼翼地建立了平衡如果发生产品质量纠纷,无论采取何种方式解决,都需要委托法定的或者约定的质量检验机构进行检验并以检验机构的检验数据为准检验机构作为中介机构,即使能够获得企业标准全文,根据法律的规定,仍然负有保密义务即使备案的企业标准没有公开,但公众仍然可以对企业产品质量是否符合企业标准进行监督,但监督产品质量或者处理产品质量争议并不是以公开或者向买方提供企业标准为前提
(5)本案二审判决意见与在先生效判决的意见截然相反在藁城市袜不湿垫业诉专利复审委员会专利无效行政纠纷案中,北京市第一中级人民法院认为,企业标准的发布及备案并不能视为专利法意义上的公开;北京市高级人民法院二审判决维持原判
(6)企业标准中含有技术秘密,应当受到知识产权保护1990年8月24日颁布并实施的《企业标准化管理办法》第二十三条规定“企业标准属于科技成果〃
2、二审判决对证据5的评价违反了行政诉讼法第五条的规定无效请求程序中,无效请求人是用证据5结合证据4证明使用公开并未提出过证据5破坏权利要求10新颖性的理由第4988号决定既未对证据5本身的真实性予以评价,也未对证据5中公开[记载]的技术内容与本专利权利要求10的技术方案按照专利法、专利法实施细则以及审查指南的相关规定进行评价,证据5中公开[记载]的技术内容并不是具体行政行为的依据二审法院根据证据5直接宣告权利要求10无效,已经超出了司法审查的范围退一步而言,即使买受方能够得知标准的相关内容,但对于销售产品的质量依据的技术指标与作为生产依据备案的企业标准内容上会有很大的不同,并不表明买受方能够从证据5中得知备案标准中与本专利权利要求10的技术方案相关的内容而且,二审判决根据《江苏省标准监督管理办法》对公开日期进一步的推定也缺乏事实根据
3、二审判决直接判决本专利无效没有法律依据对于专利无效纠纷案件的判决方式不能超越行政诉讼法及其司法解释的规定维持专利权有效或者宣告专利权无效是法律赋予专利复审委员会的专有职权二审法院的这种判决方式也导致专利复审委员会执行判决时在登记和公告环节上的实际操作困难爱吉科公司答辩称,二审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持主要理由是
1、备案的企业标准属于公开出版物
(1)证据5不是企业内部标准二审判决中对此认定正确根据标准化法规定,企业在没有国家标准和行业标准的情况下应该制定企业标准,并应报有关部门备案;在已有国家标准和行业标准的情况下,国家鼓励企业制定更加严格的企业标准本案企业标准是在既没有国家标准也没有行业标准的前提下制定的,这种经过备案并强制企业制定的企业标准依法应该发布公告,并在产品的包装或者说明书上标注
(2)证据5不符合商业秘密的构成要件企业标准的制定是企业的一种义务,作为企业组织生产销售的依据,具有强制性,与商业秘密是不同的范畴已经备案的企业标准不具有秘密性证据5上没有任何一种保密标记,表明备案人和备案机关都没有采取任何保密措施
(3)制定的企业标准要让购买者知道,作为其验收货物的依据因此,企业标准不是仅在企业内部使用,而且要让企业产品的购买者知悉作为购买者,销售者把标准告知之后,并不存在保密义务
(4)二审判决对证据5的公开日期的认定正确如皋市质量技术监督局也证明该标准是在1998年7月4日进行了备案
2、证据5具有真实性且其附图2公开了权利要求10的技术特征
(1)专利复审委员会在
一、二审中从未对证据5的真实性提出异议第三人对证据5的真实性有疑问,但并未提供任何相关证据
(2)证据5附图清楚地表示出吸棉箱“上下圆柱形端口与清洁器吸棉管〃相连的结构,公开了权利要求10的技术特征
3、二审法院直接判定本专利无效并无不妥对专利无效案件的司法复审,依法实行全面审查原则,法院应当有权对专利权是否有效作出认定这有利于解决纠纷,维护当事人利益维护司法判决的权威性,也符合司法救济的效益原则
4、本专利权利要求1085101517号发明专利无效专利复审委员会进行审查所依据的作为对比文献的已有技术是GB己6763号英国专利(以下称对比文献1)和昭59—14156号日本特许出愿公告(以下称对比文献2)对比文献1的主要技术构成为一种折叠式闸门,有若干竖直放置的立柱,用横杆连接,该若干立柱中之每一个,有三个截面形状相同的槽形件,各立柱有第一层槽形截面件,上面有百页钱接;有第二槽形截面件,其腹板与第一槽形件的腹板固定,使第一及第二槽形件的敞口侧相互背离;有第三槽形截面件,有装置将该第三槽形件与第一级第二槽形件作有间距而平行的固定,第二及第三槽形件之间通过该两敞口侧伸展对比文献1恩的发明目的是减少折叠式闸门的不同元件的数量,即使立柱直杆有通用性,同时避免在组装该种门时采用笨重的手工卸接工序对比文献2的主要技术构成为一种伸缩拉门的中间车轮装置,其特征在于中间车轮的车轮架的两侧向内对称地立着C状杆,它固定于伸缩拉门对成支柱的外侧;支撑对成斜杆的上侧滑动轴和下侧固定轴可插入设置在对成支柱上的长方形孔和圆孔中,并向对成支柱的外面伸出,在C状杆的开口凸缘上装有自由滑动的滑动套,在C状杆上,滑动轴两端的滑动套的下方设又可以上下自由滑动的锁定装置对比文献2的发明目的是解决庭院伸缩拉门的中间支撑问题,减轻门的重荷,使拉门的开关运动轻便平滑,延长拉门上轮子的使用寿命专利复审委员会经过审查,认为对比文献1和对比文献2以及请求人提交的其他对比文献均未披露该发明独立权利要求中的全部技术特征,因此,“惰钳式门〃发明专利具有新颖性但是,缺乏创造性理由是对比文献1是用于判断该发明创造性最为接近的已有技术因为它披露了独立权利要求中除H型衬套之外的全部技术特征对比文献2所披露的也是一种可伸缩的拉闸门该拉不具有创造性二审法院根据证据5认定权利要求10无效是正确的即使抛开证据5本专利权利要求10也是现有装置的使用方式,无效程序证据9已公开了这种使用方式,是显而易见的,不具有创造性原审第三人王玉山在本院再审中经依法传唤未到庭参加诉讼,但其曾在本院对本案再审申请复查时举行的听证中陈述意见称
1、企业标准备案不等于公开内部发布和外部发布是两个不同的概念,是两种不同的法律状态内部发布是为了让员工知道企业的产品信息,而对外发布不是义务江苏省的规定没有明确规定备案部门有保密义务,但也没有说备案信息可以供任何人查阅二审判决推定公开没有事实依据
2、对证据5的真实性有异议二审判决“本案中各方当事人对爱吉科公司提交的证据5即《AJQ型系列吹吸清洁机》企业标准中所记载的有关AJQ-II型吹吸清洁机的附图2所公开的技术方案与本专利权利要求10相同这一事实不持异议〃,与事实不符而且证据5没有公开权利要求10的技术特征本院经审理查明原审法院查明的事实基本属实另查明根据第4988号无效宣告请求审查决定的记载,无效请求人爱吉科公司在无效宣告审查程序中对证据5的使用方式如下
1、请求人于2001年5月8日提交的意见陈述中指出
(1)“早在本专利申请日之前,如皋纺织机械厂就开始在国内大量生产、公开销售AJQ-II型吹吸清洁机(见证据4)AJQ-H型吹吸清洁机的吸棉箱结构(见证据
5、6)为……由上述分析可见,AJQ-II型吹吸清洁机的吸棉箱已公开了权利要求1的全部技术特征,权利要求1丧失了新颖性,更没有创造性〃
(2)“权利要求10的附加技术特征该装置通过其上、下圆柱形端□与清洁器吸棉管相连’是该装置使用时的必然状态,且与AJQ-H型的连接方式完全相同,因此权利要求10当然无新颖性可言,更没有创造性〃
(3)“请求人还认为,本专利技术方案已由在申请日前公开发表的出版物所公开,不具备新颖性和创造性……〃请求人在此无效理由中并未使用证据
52、在口头审理结束后,请求人于2003年1月17日提交的意见陈述中指出“证据5为如皋纺织机械厂1998年7月1日发布的Q/320682KC01-1998号企业标准,是企业[为]技术手册的一种,属于公开出版物并经国家质量技术监督管理机关备案该标准第8页公开了型号为AJQ-H型吹吸清洁机的结构……因此,权利要求1的技术特征d也已经由证据5所公开,在证据7第二实施例和证据5相结合的基础上,权利要求1的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的,权利要求1不具备创造性请求人提供的证据8也公开了权利要求1的全部技术特征,十分是证据8与证据
7、证据
9、证据5结合的基础上,权利要求1也不具备创造性〃在本院庭审中,爱吉科公司对于该决定的上述记载并无异议第4988号无效宣告请求审查决定还记载,被请求人王玉山对证据5的真实性提出了4点怀疑,认为不能作为证据使用该决定在决定理由中,对证据5的真实性未作出明确评价,指出证据5是企业内部标准,不是公开出版物但也指出,“依据证据5不能确认证据4中的AJQ-II型吹吸清洁机的结构〃爱吉科公司在二审法院审理期间,向法庭提交了南通市如皋质量技术监督局(即前述之如皋市质量技术监督局)2004年3月16日出具的证明,证明该企业标准于1998年7月4日在该局备案应本院有关说明证据5形成经过的要求,爱吉科公司代理人于2007年3月30日向本院来函说明“江苏昌升集团如皋纺织机械制造厂是位于江苏省如皋市的一家工厂,2000年因企业改制,该厂变更为如皋市爱吉科纺织机械,即本案被申请人该工厂按照标准化法和《江苏省标准监督管理办法》的规定,于1998年7月1日制定并发布了这份强制性企业标准,并按照上述法律的规定,于1998年7月4日将该标准一式两份提交给了如皋市技术监督局备案登记如皋市技术监督局于当日为其办理了备案登记手续,并在该厂提交的企业标准上加盖了标准备案专用章,一份留存在技术监督局备查,一份交给该工厂本案证据5就是技术监督局备案并盖章后交给该厂的企业标准〃本院经审理认为,本案涉及的主要问题是企业标准备案是否当然构成专利法意义上的公开;二审判决是否超出了无效审查决定的审查范围;法院直接判决宣告专利权的效力是否具有法律依据
(一)关于企业标准备案是否当然构成专利法意义上的公开关于企业标准的备案是否当然构成专利法意义上的公开,一般涉及是否构成专利法上的出版物公开对此问题,要从我国对于企业标准备案管理制度的有关规定和实践操作两个层面入手,审查企业标准在备案后是否处于公众中的任何人想要得知就能够得知的状态所谓“标准〃,是对重复性事物和概念所作的统一规定标准化法意义上的标准,就是一些需要统一的技术要求纳入标准内容的技术要求,不可避免地会涉及相关的技术信息,包括可能涵盖专利和技术秘密等技术内容不能简单地认为有关技术信息被纳入标准,就已经当然公开并旦进入公有领域根据我国标准化法及其实施条例的规定,企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的,应当制定相应的企业标准,作为组织生产的依据对己有国家标准、行业标准或者地方标准的,鼓励企业制定严于国家标准、行业标准或者地方标准要求的企业标准,在企业内部适用根据标准化法实施条例的有关规定,对于国家标准、行业标准和地方标准,由主管部门编制计划,组织草拟,统一审批、编号、发布这些标准作为民用标准,一般会是全文发布,发布之后,社会公众即可从公开渠道获得据此可以认为,国家标准、行业标准和地方标准作为民用标准一旦发布,有关内容即构成专利法意义上的公开当然,一些特殊的标准如国家药品标准,在发布时并不一定会向社会公开标准的全部内容这种标准中未公开发布的内容,则不构成专利法意义上的公开根据标准化法及其实施条例的规定,对于企业标准,由企业组织制定,并按省、自治区、直辖市人民政府的规定备案,企业的产品标准必须报当地政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案按照原国家技术监督局1990年7月23日发布的第12号令关于标准化法条文的解释,企业标准要求”备案〃的含义是指,负责制定标准的单位在规定的时间内按规定的要求向规定的部门备案;内部适用的企业标准可以不公开,也不要求备案;如果企业标准作为交货依据,则必须备案,同时该标准也是监督检查的依据按照原国家技术监督局1990年8月24日第13号令发布的《企业标准化管理办法》的有关规定,企业产品标准应在发布后三十日内办理备案,一般按企业的隶属关系报当地政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案本案当事人所争议的企业标准系在江苏省南通市如皋质量技术监督局备案,依法还应当适用江苏省人民政府于1997年3月9日发布并施行的《江苏省标准监督管理办法》该办法第十五条规定“企业产品标准应当在发布后30日内,按照规定报当地标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案,并在‘企业产品执行标准证书上登记经备案登记的企业产品标准为有效标准标准化行政主管部门对备案的企业产品标准统一发布公告〃前述法律、行政法规和部门规章以及江苏省的地方政府规章规定了企业标准卜分是企业产品标准的发布、备案和公告制度,但均未对备案的企业标准对外公开的具体内容作出明确规定或者限制但这并不意味着备案的企业标准当然会被备案管理机关予以全部公开,从而构成专利法意义上的公开企业标准作为一种技术要求,构成企业的科技成果,虽并非必然但绝不排除可以包含企业的技术秘密国家机关对在执法活动中获得的他人的技术秘密也依法负有保密义务对于备案的企业标准,备案管理机关以及其他有机会接触该企业标准的执法机关(如解决产品质量争议的执法机关)和检验、鉴定机构等中介组织,应当注意到其中可能包含企业的技术秘密,应当依法予以保护,除非具有明确的法律依据,不得擅自予以公开鉴于目前我国对于企业标准管理的法律规范现状,对于本案的这一争议问题还需要进一步考察对有关企业标准备案管理的实践操作情况关于企业标准的发布和备案管理问题,经本院向国家标准化委员会咨询了解,企业标准的发布实质上是指企业标准在制定完成后在企业内部发布实施,不同于国家标准、行业标准、地方标准的向社会发布,企业标准是否向社会公开发布属于企业自主行为;对于备案的企业标准,备案管理机关一般只公告标准的代号、编号、名称和备案企业名称,并不公告标准的具体内容企业标准备案后成为标准档案关于企业标准档案管理制度,原国家技术监督局1991年10月28日发布的第25号令《标准档案管理办法》第十六条规定“管理标准档案的机构,应当建立健全标准档案借阅制度标准档案一般不外借特殊情况需要外借时,应当经主管领导批准,并限期归还〃同时,经本院向国家标准化委员会咨询了解,公众能够向管理标准档窠的机构借阅的标准只能是国家标准、行业标准、地方标准、国际标准等,不包括企业标准;除了法院等特定执法机关,企业标准备案管理部门一般也不对外提供对备案企业标准具体内容的查询服务根据上述情况和分析,本院认为,结合现有法律规定和实践操作情况,企业标准的备案并不意味着标准的具体内容要向社会公开发布,企业标准的备案也不意味着公众中任何人即可以自由查阅和获得,企业标准并不因备案行为本身而构成专利法意义上的公开本案中无效请求人并无证据证明争议企业标准的全部内容己经实际由备案管理机关对外公告其在二审期间提交的南通市如皋质量技术监督局2004年3月16日出具的证明本身不能作为新的证据在本案中使用,但即使认可该证据的使用,也只能证明该企业标准的具体备案时间,而不能证明该企也标准的具体内容已经实际对外公告而且,其所提交的证据5实际上是其自己提交备案并经备案管理机关加盖标准备案专用章后退还于其的企业标准,并非是能够代表社会公众的第三人从公开渠道自由取得,因此,不能用于证明该企业标准已经处于社会公众中任何人想要得知就能够得知的状态此外,对于企业标准是否因产品销售等交易行为而导致被公开,属于专利法上的使用公开问题根据标准化法及其实施条例的规定,制定企业标准的目的在于,在企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准时作为组织生产的依据也就是说,除合同另有规定的外,企业产品标准应当是交货所依据的标准,当然也是监督检查所依据的标准标准化法实施条例第二十四条规定“企业生产执行国家标准、行业标准、地方标准或者企业标准,应当在产品或者其说明书、包装物上标注所执行标准的代号、编号、名称这一规定属于行政管理措施,目的在于便于执法机关监督检查和便于解决产品质量纠纷,社会公众据此只能获知有关产品所执行的标准代号、编号、名称,并不能据此当然获知标准的具体内容法律既不要求将企业产品标准具体内容向社会公开,也未强制要求向交易相对人公开,交易相对人能否获知企业产品标准的具体内容取决于当事人的约定和实际的履约行为即使交易相对人获知了企业产品标准,包括在解决有关争议的执法程序中获知,其对标准中包含的有关技术秘密也依法负有相应的保密义务因此,7T关企业标准是否因产品买卖等交易行为导致为交易相对人所知进而导致构成专利法上的使用公开,当事人首先必须提供证据证明己经实际为他人所知,其次至少还要证明知悉该企业标准内容的人并不负有任何法定或者约定的保密义务显然,本案中无效请求人并未完成此种举证责任综上,本案中证据5所涉企业标准的具体内容并未构成专利法意义上的公开,不能作为评价本专利新颖性和创造性的依据二审法院关于“作为交货依据的企业标准在规定的时间、在规定的部门备案本身就意味着公众可以根据该标准备案的时间、通过相关的部门获知该企业标准的备案信息〃的认定,既无明确的法律依据,也与主管部门的实践操作不符,属于认定事实错误二审法院在此基础上所作关于本专利丧失新颖性的判断亦属错误爱吉科公司有关本专利丧失新颖性的理由不能成立,专利复审委员会的此点申请再审理由成立鉴于证据5不能用于评价本专利的新颖性,对于证据5附图2所记载的技术方案是否与本专利权利要求10相同,己无需再行审查至于专利复审委员会所提二审法院直接根据《江苏省标准监督管理办法》推定备案企业标准的公开日期缺乏事实依据的问题假设无效请求人已经单独就证据5提出丧失新颖性的请求,而证据5本身的真实性可以认定且能够认定企业标准备案即构成专利法意义上的公开,则二审法院在无效请求人并无其他证据能够证明准确公开日期的情况下,作出这样的推定并无不可专利复审委员会的此点申请再审理由不能成立,一审法院关于证据5的备案时间不能确定的认定亦属有误
(二)二审判决是否超出了无效审查决定的审查范围如上所述,企业标准备案不构成专利法意义上的公开,因此证据5不能用于评价本专利的新颖性,专利复审委员会和
一、二审法院均无需对此进行审查,本院对此亦本应不予审查但鉴于专利复审委员会在证据5的使用问题上同时以二审法院对被诉具体行政行为的审查超越了合法性审查范围为由申请再审,本院对此一并作出评价根据本院查明的事实,在无效请求人有关新颖性的无效理由中,对证据5是利其他证据结合使用以证明使用公开的,并非用于证明出版物公开;将证据5作为出版物公开的主张是在有关创造性的无效理由中提出的,而且也是与其他证据结合起来使用专利复审委员会对于证据5也是在将其与其他证据结合是否构成使用公开的问题上进行了评价从无效请求人在专利复审委员会无效宣告审查程序中的意见陈述和证据使用目的看,应当认为无效请求人在无效宣告审查程序中并未明确单独依据证据5提出本专利权利要求10不具备新颖性的无效理由在无效请求人未明确主张、专利复审委员会也未就此予以审查认定的情况下,二审判决以各方当事人对证据5记载的有关技术方案与本专利权利要求10相同这一事实不持异议为由,直接依据证据5对木专利新颖性予以审查认定,超出了无效审查决定的审查范围,违反了行政诉讼中的合法性审查原则专利复审委员会的有关申请再审理由成立
(三)法院直接判决宣告专利权的效力是否具有法律依据现行专利法第I四十六条第二款规定”对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的,可以自收到通知之口起3个月内向人民法院起诉人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼〃据此规定,人民法院对这类案件作为行政案件受理并依据行政诉讼程序进行审理根据我国行政诉讼法的规定,即使专利复审委员会的决定错误,法院也不能直接予以变更,只能判决撤销或者一并要求重作决定在判决主文中直接对涉案专利权的效力作出宣告判决,超出了行政诉讼法及其司法解释有关裁判方式的规定,缺乏充分的法律依据在现行的行政诉讼法律框架下,人民法院审理专利无效纠纷案件,应当依法按照合法性审查原则,对所争议专利权是否符合专利法规定的专利授权实质性条件等问题作出判断但对于宣告专利权有效性问题,仍应遵循现行法律规定的裁判方式进行专利复审委员会有关本案二审法院直接判决本专利无效缺乏法律依据的申请再审理由,应予支持本案无效请求人在专利复审委员会无效宣告审查程序、行政诉讼程序和本院再审程序中均主张本专利不具备创造性,专利复审委员会和一审法院均对该无效理由进行了审查并认为本专利具备创造性;二审法院则因认定本专利不具备新颖性而未就其创造性问题作出评判二审法院的这种处理方式本无明显不妥,但在本院已经认定二审法院有关本专利新颖性认定有误的情况下,二审判决即属于《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第八十条第
(五)项有关审理再审案件中发现生效裁判“对与本案有关的诉讼请求未予裁判的〃的情形,依法应当由作出生效裁判的法院重新审理综上所述,本案当事人所争议的企业标准备案本身并不构成专利法意义上的公开,本案二审判决对此认定事实错误;在无效请求人未明确单独以涉案企也标准备案为由主张本专利丧失新颖性、专利复审委员会也未就此予以审查并作出决定的情况下,二审判决对此直接予以审查认定,超出了行政诉讼司法审查范围,属于违反法定程序同时,二审判决在认定本专利丧失新颖性的基础上未审查专利的创造性,在本院认定本专利具备新颖性的情况下,应当由二审法院继续对创造性问题作出审查判断依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十三条第二款和《最高人民法院关于执行V中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十六条第一款、第七十八条和第八十条第
(五)项之规定,裁定如下
一、撤销北京市高级人民法院
(2004)高行终字第95号行政判决;
二、本案发回北京市高级人民法院重审审判长蒋志培审判员王永昌代理审判员郃中林二八年五月二十日书记员王新AA[同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的作法符合专利法上的禁止重复授权原则]闸门的斜杆的一端绞连在固定销轴上,另一端绞连在滑动销轴上,而销轴的两端则装有其截面为H型的滑动套当拉动该门,使器械感的倾斜度产生变化时斜杆就会带动滑动销轴,通过其两端的滑动套,使之在C状截面的斜杆得凸缘上自由上下滑动很显然,上述滑动套与该发明所采用的H型截面衬套无论在其结构上、与其他部件的配合关系上,还是在其作用原理上,以及所产生的效果上都是相同的鉴于对比文献2与该发明属于相同的技术领域,同时乂为该发明所要解决的技术问题提供了可供使用的技术解决方案,因此,将“惰钳式门〃发明专利与对比文献1和对比文献2相比,该发明独立权利要求的内容已不具备专利法第22条所规定的突出的实质性特点据此,作出第112号无效宣告请求审查决定,宣告第85101517号“惰钳式门〃发明专利无权无效香港美艺厂对专利复审委员会的无效宣告请求审查决定不服,在法定期限内向北京市中级人民法院起诉主要理由是“惰钳式门〃发明同申请日以前已有的技术相比,具有突出的实质性特点和显著的进步由于对比文献2与该发明的发明目的不同,技术领域有差别,且该对比文献不能为该发明所要解决的技术问题提供有用的技术教导,因此,专利复审委员会用对比文献2与对比文献1组合,否定“惰钳式门〃发明的创造性是不适当的判断一项发明是否有创造性,不仅要考虑它的技术解决方案,而且应当考虑它的目的和效果“惰钳式门〃发明的目的是从惰钳式门的整体刚度入手,解决开关门时阻力大及噪音和磨损问题为达到上述发明目的,该发明采用的技术解决方案是在所述“惰钳式门〃的每个连接格栅斜杆端部与门的各立柱直杆的销轴两端都装有H型截面的衬套由于采用了上述带有实质性特点的技术方案,使该发明达到了提高门的整体刚度,门的运动更加平稳,且减少了噪音等技术效果由此可见,该发明与对比文献1和对比文献2相比,不仅发明目的不同,技术方案不同,而且所达到的技术效果也不同据此,如果将该发明的目的,技术方案及效果最高人民法院审理舒学章、国家知识产权局专利复审委员会与济宁无压锅炉厂发明专利权无效纠纷提审案行政判决书
(2007)行提字第4号发布时间2008-11-1719:39:01再审申请人(原审第三人)舒学章,男,1930年1月8日生,汉族,山东省济南市汽配厂退休职工,住所地山东省济南市历城区甸柳庄*号委托代理人王悌,男,1938年6月8日生,汉族,山东省济南市经济技术开发公司退休高级工程师,住所地山东省济南市市中区机床一厂宿舍*楼*号再审申请人(一审被告、二审被上诉人)国家知识产权局专利复审委员会,住所地北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10—12层法定代表人廖涛,该委员会副主任委托代理人高雪,该委员会审查员委托代理人耿博,该委员会审查员再审被申请人(一审原告、二审上诉人)济宁无压锅炉厂,住所地山东省济宁市吴泰闸路42号法定代表人汪和忠,该厂厂长委托代理人冯永革,山东文思达律师事务所律师再审申请人舒学章、国家知识产权局专利复审委员会以下简称专利复审委员会因与再审被申请人济宁无压锅炉厂发明专利权无效纠纷一案,不服北京市高级人民法院于2002年4月22日作出的2002高民终字第33号行政判决书以及2003年12月17日和2003年12月18日分别针对舒学章和专利复审委员会的再审申请作出的2003高行监字第8号驳回再审申请通知书,向本院申请再审2007年8月9日,本院以2004行监字第95—1号行政裁定,决定对本案进行提审本院依法组成合议庭,由民事审判第三庭庭长蒋志培担任审判长,审判员王永昌、代理审判员郃中林参加评议,王新担任书记员2007年9月6日,公开开庭审理了本案舒学章及其委托代理人王悌,专利复审委员会的委托代理人高雪、耿博,济宁无压锅炉厂委托代理人冯永革到庭参加诉讼本案现已审理终结北京市高级人民法院经审理查明舒学章于1992年2月22日申请了“一种高效节能双层炉排反烧锅炉〃发明专利,该发明专利的颁证日为1999年8月14日,授权公告日为1999年10月13日,专利号为
92106401.2授权公告的权利要求书为“一种立式或者卧式双层炉排平面波浪型反烧炉排锅炉,其特征是上层水管反烧炉排是平面波浪型布置〃针对该发明专利,济宁无压锅炉厂于2000年12月22日向专利复审委员会提出无效宣告请求,其理由是本发明专利不符合修改前的专利法实施细则第十二条第一款的规定,所提交的对比文件为1992年2月26日公告的公告号为CN2097376U的实用新型专利申请说明书,专利申请号为
91211222.0设计人、申请人均为舒学章该实用新型专利的申请日为1991年2月7口,颁证口为1992年6月17日,授权公告日为1992年9月30日,其公告的权利要求书内容为“
1、一种主要由反烧炉排[2]、正烧炉排[1]和炉体[3]构成的高效节能双层炉排反烧锅炉,本实用新型的特征在于正烧炉排[1]和反烧炉排[2]的各个炉条是间隔的一上、一下分两层构成波浪形排列〃该实用新型专利的权利期限届满前,专利权人请求了续展,该专利权至1999年2月8日由于有效期届满而终止专利复审委员会受理了上述请求后即通知无效被请求人舒学章在指定期限内答复舒学章认为本发明专利的申请日在实用新型专利公开日之前,本发明专利的颁证日及授权公告日均是在实用新型专利8年有效期限届满、权利终止之后,不存在两个相同专利同时有效的问题后济宁无压锅炉厂进一步补充陈述了意见,认为其提供附件所涉的实用新型专利和本发明专利是相同主题的发明创造专利复审委员会于2001年3月26日作出第3209号无效宣告请求审查决定,维持
92106401.2号发明专利权有效该决定认为,本案所涉的第
92106401.2号发明专利在授权时,
91211222.0号实用新型专利权已经终止,故不存在所述实用新型专利权和本发明专利权共同存在的情况因此,本发明专利权的授予不违反修改前的专利法实施细则第十二条第一款的规定,济宁无压锅炉厂请求宣告本发明专利权无效的理由不成立以上事实有
91211222.0号实用新型专利申请文件、
92106401.2号发明专利申请文件、专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定书、各方当事人认可的检索材料及当庭陈述等证据在案佐证济宁无压锅炉厂不服专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定,在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起诉讼北京市第一中级人民法院经审理认为原告济宁无压锅炉厂请求宣告本案所涉发明专利无效的理由是本发明专利不符合修改前的专利法实施细则第十二条第一款的规定,所提交的附件是公告号为CN2097376U的实用新型专利申请说明书从独立权利要求书所载明的内容来看,第三人舒学章在后申请的发明专利的必要技术特征只涉及上层炉排的技术特征,而其在先申请并被授权的实用新型专利的必要技术特征涉及上、下两层炉排的技术特征发明专利技术特征包含在实用新型专利技术特征中,故舒学章的发明专利与实用新型专利属于相同的发明主题,是同样的发明创造我国专利法及其实施细则均没有禁止申请人同时或者先后就同样的发明创造分别提出发明申请和实用新型申请由于发明申请和实用新型申请的法定审查程序不同,相对而言,实用新型授权快,审查周期短,申请人可以更快更早地获得专利保护,因此有些申请人采用了同时或者先后递交两种专利申请的方式修改前的专利法实施细则第十二条第一款的规定正是为了避免对同样的发明创造予以重复授权的情况出现而制定的该条规定”就同样的发明创造只能被授予一项专利〃,应理解为同样的发明创造不能同时有两项或者两项以上处于有效状态的授权专利存在,否则即构成法律所禁止的重复授权本案所涉
92106401.2号发明专利与
91211222.0号实用新型专利在保护期上有间断,没有同时存在,故不属于重复授权的情况针对实际中发生的有关情况,原中国专利局《审查指南公报》第6号对修改前专利法实施细则第十二条第一款的适用进行了具体规定由于本案所涉发明专利在授权时,已授权的实用新型专利权的期限经续展后已经届满,不存在权利人选择的问题,因此发明专利权的授予并不违反上述规定及修改前专利法实施细则第十二条第一款的规定综上,专利复审委员会作出的第3209号无效宣告请求审查决定事实清楚适用法律正确,程序合法,应予维持北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第
(一)项之规定,于2001年9月17日以
(2001)一中知初字第195号行政判决书判决维持国家知识产权局专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定案件受理费1000元,由济宁无压锅炉厂负担济宁无压锅炉厂不服一审判决,在法定期限内向北京市高级人民法院提起上诉其上诉理由为一审判决对修改前的专利法实施细则第十二条第一款的理解是错误的;一审判决引用原中国专利局《审查指南公报》第6号规定,认为“由于本案所涉发明专利在授权时,已授权的实用新型专利权的期限经续展后已经届满,不存在权利人的选择问题〃是错误的本案的问题是,国家知识产权局专利局在对
92106401.2号发明专利审查经过中,应发现该申请不符合原专利法实施细则第十二条第一款规定,进而通知权利人进行选择,由于其错误没有检索到
91211222.0号实用新型专利文献,造成权利人没有选择,导致
92106401.2号发明专利授权,形成重复授权,这显然对社会公众来说是不公平的故请求依法撤销一审判决及专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定专利复审委员会、舒学章服从一审判决北京市高级人民法院经审理认为1992年专利法实施细则第十二条第一款规定,同样的发明创造只能被授予一项专利同样的发明创造是指技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同的发明创造,授予一项专利是指授予一项发明专利或者实用新型专利本案中,舒学章在先申请并被授权的实用新型专利与其在后申请的发明专利符合上述相同主题的发明或者实用新型的定义,故一审判决认定舒学章的发明专利与实用新型专利属于相同主题的发明创造是正确的重复授权是指同样的发明创造被授予两次专利权,基于同样的发明创造的两项专利权同时存在并不是构成重复授权的必要条件一审判决中确认的“只要基于同样的发明创造的两项有效专利权不同时存在,即不构成重复授权〃于法无据,且有悖于立法本意我国专利制度的建立,不仅是为了保护专利权人的合法权益,同时也要保护社会公众的利益一项专利一旦权利终止,从终止日起就进入了公有领域,任何人都可以对该公有技术加以利用本案中,舒学章在先申请并被授权的
91211222.0号实用新型专利已于1999年2月8日因权利期限届满而终止,该专利技术遂已进入公有领域舒学章在后申请的
92106401.2号发明专利因与
91211222.0号实用新型专利系相同主题的发明创造,故在该发明专利于1999年10月13日被授权公告时,相当于把已进入公有领域的技术又赋予了专利权人以专利权,应属重复授权,违反了专利法实施细则中关于同样的发明创造只能被授予•项专利的规定对济宁无压锅炉厂关于
92106401.2号发明专利的授权违反1992年专利法实施细则第十二条第一款的规定,请求撤销专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定的上诉请求,应予支持综上,专利复审委员会所作出的第3209号无效宣告请求审查决定及一审法院作出的行政判决,认定事实清楚,但适用法律错误,应予撤销依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第一款第
(二)项之规定,北京市高级人民法院于2002年4月22日以
(2002)高民终字第33号行政判决书判决
一、撤销北京市第一中级人民法院
(2001)一中知初字第195号行政判决书;
二、撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的第3209号无效宣告请求审查决定一审案件受理费和二审案件受理费各1000元,由国家知识产权局专利复审委员会负担舒学章不服二审判决,于2002年5月13日向北京市高级人民法院申请再审主要理由是舒学章的实用新型专利与发明专利不是同样的发明创造,两个专利在技术方案、所要解决的技术问题方面存在实质不同,原
一、二审认定是同一专利,在认定事实上存在错误,应予撤销专利复审委员会亦不服二审判决,于2002年8月2日向本院申请再审主要理由是
1、舒学章的实用新型专利与发明专利因权利要求书不同,所要保护的不是同样的发明创造
2、本案发明专利在授权时,已授权的实用新型专利权的期限经续展后已经届满,不存在权利人选择的问题,因此发明专利权的授予并不违反专利法实施细则的有关规定对该再审申请,本院于2002年12月6日以2002行监字第76号函转北京市高级人民法院复查处理北京市高级人民法院经复查认为从舒学章的发明专利与实用新型专利权利要求书所载明的内容来看,舒学章在后申请的发明专利的必要技术特征只涉及上层炉排的技术特征,而舒学章在先申请并被授予的实用新型专利的必要技术特征涉及上、下两层炉排的技术特征舒学章发明专利技术特征包含在实用新型专利技术特征中,故
一、二审判决有关舒学章的发明专利与实用新型专利属于相同的发明主题,是同样的发明创造的认定正确一审判决后,舒学章和专利复审委员会对一审相关事实的认定并未提出上诉,在二审庭审时法庭询问舒学章其发明专利与实用新型专利是否为同一发明创造,舒学章明确表示实际上是同一专利现舒学章和专利复审委员会未能提供两个专利在技术方案、所要解决技术问题方面存在实质不同的充分证据,故有关舒学章的实用新型专利与发明专利不是同一发明创造的再审申请理由不成立本案舒学章的实用新型专利于1999年2月8日因权利期限届满而终止时,该专利技术遂已进入公有领域舒学章在后申请的发明专利因与该实用新型专利系相同主题的发明创造,故在该发明专利于1999年10月13日被授权公告时,相当于把已进入公有领域的技术又赋予了专利权人以专利权因此,原判认定本案发明专利属于重复授权正确,专利复审委员会关于其审查决定未违反专利法实施细则相关规定的再审申请理由无充分证据支持综上,原判在认定事实及适用法律方面并无不当,有关再审申请不符合法律规定的再审条件该院于2003年12月17日和2003年12月18日分别针对舒学章和国家知识产权局专利复审委员会作出2003高行监字第8号驳回再审申请通知书,驳回各自的再审申请舒学章与专利复审委员会均不服二审判决和北京市高级人民法院2003高行监字第8号驳回再审申请通知书,分别于2004年6月1日和2006年3月29日向本院申请再审,认为二审判决认定事实和适用法律均有错误,请求撤销本案二审判决,维持一审判决和专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定舒学章申请再审主要理由是
1、本案所涉实用新型专利与发明专利不是同样的发明创造1两个专利虽属同一技术领域,但两个专利的权利要求、说明书、发明目的和解决问题的技术方案截然不同,采用的技术手段完全不一样该实用新型专利的技术特征为反烧炉排和正烧炉排均为波浪形排列,强调“和〃而非”或者〃的关系而发明专利的技术特征只写明了反烧炉排为平面波浪型排列,其不包含在实用新型专利的技术特征中也就是说,只有在实用新型专利的技术特征是正烧炉排或者反烧炉排为波浪形,并且未进行“平面〃限定的情况下,才包含了发明专利的技术特征发明专利的核心部分是波浪型炉排就反烧锅炉来说,波浪型炉排在反烧锅炉中可以提出三个截然不同的技术方案,一是上层炉排是波浪型,二是下层炉排是波浪型,三是上下层炉排都是波浪型
(2)根据《专利审查指南》的规定,对同样的发明创造应以“实质上相同,预期效果相同〃作为判断依据,二审判决仅以“实质上相同〃就认定两个专利是同样的发明创造,忽略了“预期效果相同〃的判断标准实用新型专利的技术方案不具有创造性,是一个错误的、报废的技术方案,至今无一例使用;发明专利的技术方案只用了一个必要技术特征“反烧炉排为平面波浪型布置”即达到了提高燃烧强度的预期效果通过对两个专利的权利要求书、说明书、附图等对比分析,可以明显地判断出二者的预期效果是完全不同的,不是同样的发明创造
(3)当事人在庭上的陈述和书记员的记录难免会有失误,不能断章取义抓住一句庭审笔录作为判案的依据,更不能套用侵权诉讼中的“禁止反悔原则〃二审庭审记录中舒学章自述“实际上是同一专利……〃,原意是“二专利的关键实质部分是相同的〃,发明专利只是消除了漏风的错误,改进了效果
(4)济宁无压锅炉厂的无效请求理由是两个专利属于“相同的主题〃,而现行专利法实施细则第十三条第一款规定“同样的发明创造只能被授予一项专利〃,显然“相同的主题〃与“同样的发明创造〃并非同一概念因此,专利复审委员会不应当受理该无效请求
2、本案发明专利授权不属于重复授权
(1)二审判决认定实用新型专利到期即进入公有领域于法无据本案即使把舒学章的两个专利归为同样的发明创造,实用新型专利在发明专利申请日前并没有公开,在发明专利申请日时不是公有技术,在实用新型专利到期时,该技术方案在发明专利授权前仍处于临时保护期,不能说已经进入公有领域
(2)是否重复授权应以专利法所规定的新颖性为判断标准我国法律不限制同一发明人就同样的发明创造提出实用新型和发明两份申请,也没有限制在不同时段上对两份巾请分别授权,但为了避免出现重复授权依据《专利审查指南》的有关规定,当选择发明专利时,应放弃己经授权的实用新型专利,也就是在不同时段上先后进行了两次授权,使权利不重叠,不同时存在,这是我国的一贯作法本案发明专利授权时,实用新型专利已经到期不存在需要选择放弃的问题,更不存在两个专利同时存在的问题
(3)原中国专利局《专利审查指南》和《审查指南公报》对修改前的专利法实施细则第十二条第一款的规定都作了正式合法的解释,二审法院不能以学术争论观点作为判案依据专利复审委员会申请再审的主要理由是
1、二审判决关于同样的发明创造的认定有严重的基本原则和概念错误认定是否是同样的发明创造,应当是对权利要求书所要求保护的发明创造进行比较,而不是对两份申请的说明书所记载的发明创造进行比较不能在进行权利要求的对比中带有在判断新颖性时上位概念和下位概念的思维涉案发明专利权利要求仅限定了上层水管反烧炉排是平面波浪形布置,而对下层炉排未作限定,而在先实用新型专利对正烧炉排和反烧炉排都做出了一上一下波浪形的限定此外,发明专利的权利要求还有“立式或者卧式〃的限定,而实用新型对此没有限定二者采用的技术手段不同,其技术效果也不相同,涉案两个专利的权利要求请求保护的是不同的技术方案
一、二审法院对此的认定均有错误,专利复审委员会不同意一审判决的这种认定,但由于判决结果维持了3209号决定,且该决定并未涉及该问题因此专利复审委员会没有提出上诉
2、二审判决对于“公有领域〃、“公有技术〃等基本概念的理解错误所谓“公有领域〃、“公有技术〃,实际上都应当是专利法意义上的现有技术的概念,而这一概念的基点是以申请日为界限本案二审判决把在先的实用新型专利终止时的公有技术认定为发明申请的现有技术,而没有考虑发明申请日的最基本因素,故此才会得出发明授权是把己进入公有领域的技术又赋予专利权的错误结论这种结论与我国以及世界各国判断专利申请的现有技术的原则相悖
3、二审判决关于禁止重复授权原则的理解存在严重错误我国专利法及其实施细则均没有禁止同一申请人同时或作为一个整体来考虑,显然是具有突出的实质性特点的既使将对比文献1和对比文献2组合起来与该发明比较,该发明依然具备突出的实质性特点,因而具备创造性请求法院撤销专利复审委员会的无效决定,维持第85101517号发明专利权有效专利复审委员会作出答辩对比文献2披露了一种供庭院用的拉闸门,其中部和活动端部具有支撑用的车轮架,其作用与该发明附图中所示某些直杆底部安装的滚珠装置是相似的,只不过上述车轮架并不是限定在一根底轨上运动而己该拉闸门的斜杆与销轴相连,而销轴则通过位于其两端的滑动套在对立C状杆的开口凸缘上滑动,滑动销轴和固定销轴的两端所安装的滑动套,其截面为H型,其凹部可贴合在C状杆的口头凸缘上,并可以自由地上下滑动很显然,这种滑动机构与该发明中的相应机构在构成和运动方式上都是一致的;同时它也能起到使部件结合紧凑,运动平滑,噪音减少的客观作用,因而和该发明中相应机构的效果也是一致的这就是专利复审委员会作出无效决定认为对比文献2为解决该发明所要解决的技术问题提供了有用技术教导的原因在此情况下,H型衬套的使用数量不能成为具有实质性的技术特征对比文献2的意义在于它提供了在拉闸门的销轴与槽形立柱直杆的滑动结合处安装H型衬套的教导,一旦获知了这样的技术,将它应用于具有相同结构的其他部位是不需要普通技术人员付出创造性的思维劳动的由于普通技术人员不需付出任何具有创造性的劳动便可以使用对比文献2的有关技术教导来实现该发明的目的,因此,在评价创造性时将两篇对比文献结合起来就是恰当的对比文献2的总的发明目的与该发明的发明目的不同,因而对比文献2采用了一些该发明所不包含的其他机构,然而就其采用滑动套这一不见得客观目的与效果而言,则是和该发明所采用的H型衬套相一致的不能仅仅因为一篇对比文献所陈述的发明目的有所不同,就得出该文献不宜用于评价一项发明的创造性的结论者先后就同样的发明创造分别提出发明申请和实用新型申请原中国专利局1995年9月28日发布的《审查指南公报》第6号的规定坚持了禁止重复授权的原则,符合我国实际需要,符合立法木意木案由于发明专利授权时,已授权的实用新型专利权的期限经续展后届满,不存在选择的问题,因此发明专利权的授予不违反原专利法实施细则第十二条第一款的规定解决重复授权的方式并不是当然地将授权在后的专利宣告无效,也就是说先后两次的授权行为并不是构成重复授权的充分必要条件;解决重复授权的方式是放弃其中的一项专利权,也就是说构成重复授权的标准是有效专利的共同存在
4、该终审判决如不撤销势必将带来的严重后果中国专利局立足国情,自《审查指南公报》第6号以来一直在按照这种精神处理同一申请人同时或者先后就同样的发明创造进行重复申请的情况这种处理方式既解决了专利权人的合法权益尽早得到保护的问题,又保证了社会公众的利益不受侵害按照该公报处理的案件数以千计,如果按本案二审判决的逻辑,那些按照《审查指南公报》第6号放弃了在先的实用新型专利权和取得在后申请的发明专利权的专利权人,将全都面临着发明专利权要被自己己放弃的在先的实用新型无效掉的危险由于《审查指南公报》第6号在2000年伴随专利法修改而对《专利审查指南》的修订时已被采纳,它已成为发明专利实质审查部门必须遵守的规定,还会有更多的类似本窠情况的发明申请不断地被授权济宁无压锅炉厂答辩称,二审判决认定事实清楚,适用法律正确,再审申请不符合法定条件,应予驳回主要理由是
1、涉案发明专利与实用新型专利是同样的发明创造同样的发明创造是指它们的技术领域和目的实质上相同所采用的技术解决手段实质上相同,并且能够产生实质上相同的客观效果
(1)两专利的所属技术领域,均涉及一种双层炉排反烧锅炉
(2)两专利的发明目的,均是克服现有技术中反烧炉排通风透气性差、燃烧强度低的缺点,提供一种通风性好、燃烧效率高、不冒黑烟的节能双层炉排反烧锅炉
(3)两专利的发明效果,均是增大了通风间隙,提高了燃烧强度
(4)两专利所采用的技术解决手段,通过对两专利的权利要求进行比较并结合说明书和附图,可以看出发明专利权利要求书前序部分虽未明确写出必要技术特征,但对于反烧锅炉,不论卧式、立式,其反烧炉排、正烧炉排和炉体均是现有技术所共有的必要技术特征;两专利权利要求书特征部分叙述方式不完全相同,但描述的结构实质上相同,两专利的区别技术特征相同对此,再审申请人舒学章在申请再审听证时也明确表示“上层炉排即反烧炉排采用水管炉条,下层炉排即反烧炉排为铸铁炉条,发明专利反烧炉排与实用新型专利反烧炉排的结构是完全一致的〃对于双层炉排反烧锅炉来说,其主燃机制是反烧炉排上反烧机制,即反烧炉排的技术特征是其实质性特征,由此理解,两专利的必要技术特征是相同的而且发明专利的必要技术特征是取自实用新型专利,但又具有比实用新型专利宽得多的保护范围,这显然是不适当的此外,本案一审判决认定两专利是同样的发明创造,再审申请人舒学章对该事实认定并未上诉,而且在二审庭审调查时还明确表示“我认为实际上是同一专利〃,其陈述构成自认
2、本案发明专利的授予属于重复授权
(1)禁止重复授权原则是指在任何时候对于一项发明创造只能授予一项专利权“只能被授予一项专利〃意味着专利局对同样的发明创造授权的具体行政行为只能作出一次本案专利局对于一项发明创造先后两次授予专利权,属于重复授权
(2)把已进入公有领域的技术又赋予了专利权人以专利权,对公众显然不公本案实用新型专利于1999年2月8日因权利期限届满而终止后,该专利技术即进入公有领域
(3)如果将禁止重复授权理解为“同样发明创造不能同时有两项或者两项以上处于有效状态的授权专利存在〃,将导致如下法律问题首先,不合理地延长专利独占权时间,超越和规避专利法规定的保护期限,违反了专利法第一条所规定的立法宗旨其次,削弱了我国专利法规定的本国优先权制度本国优先权制度的主要功能之一就是为申请人选择是申请发明专利还是申请实用新型专利而设立的申请人出于利益的考虑,总想兼顾两者的优点,但他只能选择其一申请人并不能兼收发明和实用新型两者的优点按照现行《专利审查指南》关于同一申请人既申请实用新型专利又申请发明专利的处理规定,申请人依据该规定会得到比本国优先权更多的好处,就不会利用本国优先权制度进行发明或者实用新型申请选择转换,使得本国优先权制度名存实亡
(3)本案发明专利重复授权的原因系专利局审查错误造成的在对本案发明专利进行实质审查时,专利局由于工作失误没有检索到已经授权的涉案实用新型专利文献,没有通知当事人进行选择,导致重复授权,对社会公众是不公平的
3、舒学章再审申请的提出已经超过行政诉讼法司法解释规定的2年期限舒学章签收二审判决书的时间是2002年4月28日,其再审申请书打印时间为2004年6月1日,显然超过上述时间规定,其再审申请应予驳回对于舒学章在本案再审中提出济宁无压锅炉厂是以“相同主题的发明创造〃提出无效宣告请求,专利复审委员会不应当受理本案无效宣告请求的问题,济宁无压锅炉厂答辩称,请求人陈述经过中的用词存在问题不能认为没有依据法律;专利复审委员会在本院庭审中亦说明,请求人是根据原专利法实施细则第十二条第一款的规定提出无效请求的,不能因为请求人的个别用词不准确而不予受理本院经审理查明原审审理查明的事实属实另查明本案
92106401.2号发明专利说明书记载“本发明提供了一种高强燃烧的双层炉排反烧锅炉目前已被广泛推广的双层炉排反烧锅炉,存在以下三缺陷
1.燃烧强度低,出力低,造成纲才[钢材]浪费
2.上层水管炉排通风透气性差,燃烧强度低迫使在下层炉排上补添生煤,造成冒黑烟
3.上层炉排水管易发生结垢、堵管、烧损事故造成这些缺陷的主要原因,是由于上层平面水管炉排的间隙,要以不自由漏落生煤的间隙为最大间隙这个平面极限通风间隙,使得该炉具有以上的固有缺陷〃“本发明是根据堆煤力学原理,上层水管炉排设计为平面波浪型,以较大的斜面间隙代替平面间隙,使自由漏落生煤量与平面间隙相当,但却加大了通风间隙,从而提高了上层炉排反烧的燃烧强度〃说明书还结合以立式双层炉排反烧锅炉为例的附图,对于采用上层平面波浪型水管炉排结构的燃烧机理予以说明说明书并未对下层炉排的具体结构作出任何限定或者说明,但在说明书的唯一附图中显示的双层炉排的结构是,上层为平面波浪型水管炉排,下层则为平面一字排开的炉条本案济宁无压锅炉厂提出无效宣告请求的理由是本案发明专利不符合原专利法实施细则第十二条第一款的规定,但其在2001年1月19日和3月8日两次意见陈述中均认为,本案所涉发明专利与实用新型专利属于相同主题的发明创造舒学章向北京市高级人民法院申请再审的时间是2002年5月13日北京市高级人民法院于2003年1月14日正式立案审查济宁无压锅炉厂所提舒学章申请再审时间超出法定的2年期限,与事实不符还查明上世纪90年代中期,原中国专利局的发明专利申请待审案积压严重,相当数量发明专利申请需要等待
七、八年甚至更长的时间才能得到授权由于对发明专利申请实行早期公开延迟审查制,实质审查周期相对较长,只中请发明专利不利于发明创造尽快得到保护而实用新型专利的法律稳定性较差,但是对其申请实行初步审查制,审查周期短、授权快因此,不少申请人采取了同时或者先后递交发明和实用新型两种类型的专利申请的方式,以期先获得实用新型专利的快速授权和保护;同时,那些发明创造技术创新水平较高的,也不影响其获得发明专利的保护由于专利法及其实施细则并没有明文禁止同一申请人就同样的发明创造提出两份申请,基于当时的申请积压状况,为鼓励和及时保护发明创造,原中国专利局于1995年9月28日发布了《审查指南公报》第6号,对1992年专利法实施细则第十二条第一款的具体适用作出了规定,首次明确了对同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的处理原则即在对专利申请或者无效宣告请求的审查经过中,发现同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利乂申请发明专利,且两件申请均符合授予专利权的其他条件时,应通知申请人在二者之间任择其一如果申请人书面声明放弃其在先获得的实用新型专利权的,则可以对发明专利申请予以授权或者维持该发明专利权有效有关的基本处理原则也被2001年和2006年发布的《专利审查指南》所采纳本院经审理认为,本案讼争主要涉及以下两个问题一是,本案中
92106401.2号发明专利与
91211222.0号实用新型专利是否属于同样的发明创造;二是,如果涉案两个专利属于同样的发明创造,本案发明专利的授权是否违反了禁止重复授权原则,即在同•申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利时,怎样理解和适用专利法上的禁止重复授权原则
(一)关于涉案两个专利是否属于同样的发明创造涉案发明专利与实用新型专利是否属于1992年专利法实施细则第十二条第一款规定的同样的发明创造,是本案应否适用禁止重复授权原则的事实基础1992年专利法实施细则第十二条第-一款和现行专利法实施细则第十三条第一款均规定了禁止重复授权原则,即“同样的发明创造只能被授予一项专利〃禁止重复授权的目的在于防止对于同样的发明创造有两项或者两项以上的专利权同时存在而导致专利权之间的冲突或者不必要的重叠,只要两项专利申请或者专利要求保护的内容不同,即可以达到防止重复授权的目的因此,1992年专利法实施细则第十二条第一款和现行专利法实施细则第十三条第一款所称的同样的发明创造,应当是指保护范围相同的专利申请或者专利;在判断方法上,应当仅就各自请求保护的内容进行比较即可对于发明和实用新型而言,应当将两件发明或者实用新型专利申请或者专利的权利要求书的内容进行比较,而不是将权利要求书与专利申请或者专利文件的全部内容进行比较被比对的两项权利要求所要求保护的范围相同的,应当认为是同样的发明创造;要求保护的范围不同的,不论二者的说明书内容是否相同,均不属于同样的发明创造对于一个专利申请或者专利要求保护的范围完全落入并小于另一专利申请要求保护的范围的情形,即权利要求保护范围部分重叠的,也不能认为属于同样的发明创造而依据禁止重复授权原则拒绝授予其中一项申请以专利权,而是应当根据对新颖性、创造性等其他专利授权条件的审查来决定是否授予专利权《审查指南公报》第6号以及之后的《专利审查指南》对于同样的发明创造的概念界定和判断方法逐渐清晰,现行《专利审查指南》的相关规定更加明确就本案而言,涉案两个专利分别只有一项权利要求按照前述的判断方法应当通过对这两项权利要求所确定的保护范围的比较来判断两个专利是否属于同样的发明创造对于发明或者实用新型专利权的保护范围的确定,按照我国专利法的规定,应当以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求在使用说明书及附图解释权利要求时,不应当将仅反映在说明书及附图中而未记载在权利要求书中的技术特征读入到权利要求之中,用于限制专利权的保护范I制;也不能直接以仅在说明书附图中所反映出的具体结构来限定权利要求中相应技术特征的含义本案发明专利权利要求为”一种立式或者卧式双层炉排平面波浪型反烧炉排锅炉,其特征是上层水管反烧炉排是平面波浪型布置〃涉案实用新型专利权利要求为“
1、一种主要由反烧炉排[2]、正烧炉排[1]和炉体[3]构成的高效节能双层炉排反烧锅炉,本实用新型的特征在于正烧炉排口]和反烧炉排[2]的各个炉条是间隔的一上、一下分两层构成波浪形排列〃发明专利不论在其权利要求书还是在说明书中,均并未对下层炉排的具体结构作出十分的限定或者说明,只是在说明书中唯一一个附图中显示的下层炉排是平面一字排开的炉条根据涉案两个专利的权利要求,结合各自的说明书及附图,可以看出,两个专利所要求保护的技术方案均涉及一种由反烧炉排(上层炉排)、正烧炉排(下层炉排)和炉体构成的双层炉排反烧锅炉,二者只是在对上下层炉排结构的限定上有所不同发明专利要求保护的是上层炉排为平面波浪形排列的双层炉排反烧锅炉;实用新型专利要求保护的是上下层炉排均为波浪形排列的双层炉排反烧锅炉按照前述权利要求的解释方法,在该发明专利权利要求并未对下层炉排的具体结构作出十分限定的情况下,不能仅依据说明书附图中有关下层炉排的表示来限定其具体结构,该发明专利的下层炉排不排除也可以是平面波浪形排列的炉排由此可见,本案中发明专利在保护范围上不仅包含了实用新型专利,而且大于实用新型专利的保护范围相对而言,可以将实用新型专利看作是发明专利的一种具体实施方式,实用新型专利在保护范围上完全落入了发明专利的保护范围之内,并且小于发明专利的保护范围按照前述关于同样的发明创造的判断原则和方法,涉案两个专利的保护范围并不相同,二者不属于同样的发明创造需要指出的是,同样的发明创造与相同主题的发明创造是两个不同的概念,本案中无效请求人和
一、二审法院均混淆使用了这两个概念我国专利法在禁止重复授权问题上使用“同样的发明创造〃的概念,在优先权问题上使用了“相同主题〃的发明创造的概念应当说,就发明和实用新型而言,这两个概念在本质上都是指比对对象之间在技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果上相同《专利审查指南》对有关概念的界定在不同时期的文字表述上略有不同,实质上均体现了这一基本含义但是基于不同的立法目的和操作需要,两个概念分别具有不同的法律意义,各自的对比判断方式因比对对象不同而有所不同,不能混同或者替换使用优先权制度的目的在于为同一申请人的国际或者国内专利中请提供便利,将在优先权期限内提出的相同主题的在后申请看作在首次申请的申请日提出在判断方式上,“相同主题〃的发明或者实用新型是以在后申请的权利要求所要求保护的技术方案与首次申请中的全部内容(包括权利要求书和说明书)进行对比这与新颖性的判断方式基本相同,但与同样的发明创造仅就权利要求书进行比对的方式明显不同本案中,济宁无压锅炉厂的无效理由是本案发明专利不符合1992年专利法实施细则第十二条第一款的规定,但其在专利复审委员会审查程序中陈述意见时却认为本案所涉两个专利属于相同主题的发明创造,这属于概念不清一审法院对此认为,“从独立权利要求书所载明的内容来看,第三人舒学章在后申请的发明专利的必要技术特征只涉及上层炉排的技术特征,而其在先申请并被授权的实用新型专利的必要技术特征涉及上、下两层炉排的技术特征发明专利技术特征包含在实用新型专利技术特征中,故舒学章的发明专利与实用新型专利属于相同的发明主题,是同样的发明创造〃一审法院关于“发明专利技术特征包含在实用新型专利技术特征中〃的表述,本身语义不清,甚至错误不能因为有共同的技术特征就认定技术特征之间有包含关系,而应当是对要求保护的技术方案之间有无包含关系作出认定同时,以两个专利属于相同的发明主题进而认定二者属于同样的发明创造,属于概念混淆而且,“相同的发明主题〃本身不是一个规范用语,应当是指“相同主题〃的发明创造二审法院对此认为,“同样的发明创造是指技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同的发明创造……〃同时又认为,“舒学章在先申请并被授权的实用新型专利与其在后申请的发明专利符合上述相同主题的发明或者实用新型的定义,故原审判决认定舒学章的发明专利与实用新型专利属于相同主题的发明创造是正确的〃;“舒学章在后申请的
92106401.2号发明专利因与
91211222.0号实用新型专利系相同主题的发明创造……〃该院复查驳回再审申请的有关理由与一审法院相同可见,二审法院也未对同样的发明创造与相同主题的发明创造的概念作出严格区分,亦属概念混淆本案无效请求人和
一、二审法院均混淆了同样的发明创造与相同主题的发明创造的概念,但实质上均认为涉案两个专利属于同样的发明创造专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定没有明确认定涉案两个专利属于同样的发明创造,但其结论却是两个专利并非共同存在,不违反禁止重复授权的法律规定其逻辑起点实际上也是认可两个专利属于同样的发明创造否则,就无需判定是否违反禁止重复授权规定的问题根据以上分析,通过对涉案两个专利的权利要求的比对,涉案两个专利并不属于同样的发明创造,无效请求人济宁无压锅炉厂的有关主张不能成立,
一、二审法院的有关认定有误;专利复审委员会和舒学章在本案再审中提出的涉案两个专利不属于同样的发明创造的意见应予支持,有关申请再审理由基本成立此外,当事人对判决未提出上诉不表明其对该判决认定的事实以及有关判理的当然认可本案不能以当事人对一审判决有关涉案两个专利属于同样的发明创造的认定未提出上诉而推定当事人对.该认定的承认同时,对专利权保护范围的确定涉及对经法定程序形成的专利权利要求书和说明书的解释和运用,不仅包括事实认定,也涉及法律适用问题有关的事实认定和法律适用必须依据具有法律效力的专利文件,而不能仅以专利权人事后的个别言辞或者误解作为认定事实的依据当然,这并不影响专利权人在行使权利时主动放弃其部分或者全部权利内容本案中舒学章在二审庭审中有关涉案两个专利“实际上是同一专利〃的表述与其上诉主张明显矛盾,不能构成有效自认,其表述也不能改变专利权保护范围的客观状态因此,济宁无压锅炉厂有关舒学章对涉案两个专利属于同样的发明创造构成自认的答辩意见不能成立,二审法院复查驳回再审申请的有关理由亦欠妥当-关于禁止重复授权原则的理解本案涉案两个专利本不属于同样的发明创造,即不存在适用禁止重复授权原则的前提事实但同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的作法是否符合专利法上的禁止重复授权原则,始终是本案当事人争议的焦点之一,
一、二审判决对此也各执一辞,引起了社会上的普遍关注本案一审判决认为,禁止重复授权应理解为,“同样的发明创造不能同时有两项或者两项以上处于有效状态的授权专利存在〃二审判决认为,“重复授权是指同样的发明创造被授予两次专利权,基于同样的发明创造的两项专利权同时存在并不是构成重复授权的必要条件〃二审判决实际上是认为同样的发明创造只能被授予一次专利权1992年专利法实施细则第十二条第一款和现行2001年专利法实施细则第十三条第一款规定的“同样的发明创造只能被授予一项专利〃,可以理解为是尤其是当该对比文献与发明属于同一技术领域,并为实现该发明的发明目的提供了有用的技术教导时,就更是如此因此,请求法院判决维持原无效决定原审法院认为根据我国专利法的规定,所谓创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步判断一项发明是否具备创造性,应当将该发明的发明目的、技术解决方案及技术效果作为一个整体来考虑对比文献1披露了“惰钳式门〃发明独立权利要求前序部分的技术特征,但并不具备该发明特征部分中的区别技术特征,因此,对比文献1与香港美艺厂的发明有着明显的区别对比文献2中披露了一种截面为II型的滑动套其凹部可贴合在C状杆的开口凸缘上,并可上下自由滑动但该滑动套是伸缩拉门中间车轮装置众多技术特征当中的一种,其目的是与锁定装置向配合解决庭院栅栏门中间春论的接地承载问题而该发明则是从提高门的整体刚度、减少噪音入手,在各立柱直杆间大量地采用了带H型衬套与斜杆之间装衬垫,既避免了金属件之间的摩擦,也使衬套与突边、斜杆与斜杆之间受到了挤压,从而增加了门的刚度,减少了噪音,并能使之运动时轻便自如可见,该发明奖各种技术手段相互配合,使衬套在“惰钳式门〃中发挥了更多的功效因此,尽管对比文献1和对比文献2与该发明属相同的技术领域,但是该领域的普通技术人员并不能从对比文献1出发,结合对比文献2直接获得关于该发明的有用的技术教导该发明与对比文献在发明的目的,为实现其目的所提出的技术解决方案以及最终的技术效果上存在着明显的实质性差别,该发明对于将两份对比文献结合起来的该领域的普通技术人员来说,并非显而易见据此认定香港美艺厂的85101517号“惰钳式门〃发明专利具有突出的实质性特点,符合中国专利法关于状态性的规定专利复审委员会的第对比文献1对比文献1对比文献2号无效宣告请求审查决定所依据的理由缺乏充分的证据根据《中指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在;在现行的制度安排下,同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,只要两项专利权不同时存在,就不违反禁止重复授权原则首先,《专利审查指南》允许同一申请人同时或者先后就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,这种作法的形成有其历史原因,虽不尽完善但客观上有利于申请人选择对其发明创造最为有利的保护方式其次,专利法关于先申请原则和新颖性判断中的抵触申请制度的规定,可以解决不同申请人就同样的发明创造分别提出专利申请的冲突问题但对同一申请人就同样的发明创造分别提出实用新型和发明专利申请的情形未作规定,立法上为同一申请人保留了一个比较宽松和方便的专利申请选择途径应当说,《专利审查指南》对于禁止重复授权原则的解释和国务院专利行政部门过去十多年来的有关作法,未违背专利法的基本立法精神,未造成专利权人和社会公众利益的重大失衡相反,这有利于鼓励发明人尽早公开有关发明创造,有利于及时保护有关发明创造,有利于他人避免重复研究和在此基础上及时进行改进创新再次,这种作法在我国已经实际执行了十多年,如果简单地否定其合法性和合理性,涉及到众多的相关专利的效力,显然不利于对已有的专利或者专利申请的保护此外,如果把重复授权理解为是指同样的发明创造被授予两次专利权,也会造成专利审查与授权的实践操作困难如在一项发明专利申请提出后公布前的时间段内,他人若就同样的发明创造提出实用新型专利申请并获得授权,此时,如果简单地认为同样的发明创造只能被授予一次专利权,则该发明专利中请就不能被授权,这显然违背了专利授予的先申请原则;如果必须将实用新型专利无效后再授予发明专利权,也会造成实际操作上的困难允许同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的作法也存在一些有待完善的问题如按照《审查指南公报》第6号的规定,沿用在后申请本身的申请日计算专利保护期,将可能导致对同一技术的专利保护期限变相延长又如现行《专利审查指南》要求前一专利权自申请日起予以放弃,该专利权视为自始不存在,这在实际上产生了相当于前一专利权被无效的后果,将导致曾依据被放弃的专利权而行使权利行为的法律效力的确认等复杂问题,可能会造成当事人的诉累和权利保护上的实际困难这些问题,应当通过修改有关规定和进一步明确有关规则加以解决在多数情况下专利权的终止会导致该技术进入公有领域,但作为一种排他权的专利权,其终止仅表明权利人不能再就该技术向他人行使该专利权,并不表示在该技术上已经不存在任何其他权利,不能得出一项专利权一旦终止有关技术就进入了公有领域的结论如从属专利在期限届满前的终止并不意味着从属专利技术就当然进入公有领域,如果基本专利仍然有效存在,他人仍然不能自由实施该从属专利技术在允许同•申请人对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的情况下,申请人应审查要求放弃一项在先的实用新型专利权时,该发明专利申请处于临时保护期,也不能认为有关技术已经进入公有领域因此,二审判决关于“一项专利一旦权利终止,从终止日起就进入了公有领域,任何人都可以对该公有技术加以利用〃的结论,过于武断即使本案两个专利属于同样的发明创造,则情况亦与前述分析的情形类似,只是在本案发明专利授权时,实用新型专利已经过期,按照当时的《审查指南公报》第6号的操作规定,不存在由申请人选择放弃实用新型专利的可能和必要,但该发明专利申请在实用新型专利过期前已经处于临时保护期,不能认为有关技术已经进入公有领域造成本案实用新型专利过期后发明专利申请才授权的主要原因在于对专利申请的审查周期过长从这一点上看,也不宜让申请人承担由于专利局的审查原因而造成的不利后果同时.,这也不会对社会公众造成不公任何理性的市场经营者不仅应当认识到某一项专利权的终止并不当然意味着其可以自由使用所涉及的专利技术,而且应当能够注意到本领域所有已经公开的专利文件,而不能仅关注某一份文件即下结论并据此鲁莽行事专利申请人确实可以利用本国优先权制度在优先权期限内实现发明和实用新型专利申请的转换,这与允许同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的作法在功能上存在一定的重合,但二者所针对的问题和功能并不完全相同,如前所述在判断方式上的比对对象不同,其他一些具体条件的操作也不同,相互不能够完全替代优先权制度主要解决在后申请使用在先申请的申请日问题,即将判断在后申请的新颖性和创造性的时间标准提前当申请人要求本国优先权时,作为本国优先权基础的中国首次申请,自中国在后申请提出之H起即被视为撤回此外,优先权制度有优先权期间的限制以及在申请时即应提出要求优先权的书面声明的手续要求允许同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,主要是考虑为发明创造提供及时的专利保护两份申请可以具有各自不同的判断新颖性和创造性的申请日;不存在前一申请被自动视为撤回的问题,而是由申请人或者专利权人选择放弃其一;在后申请的提出时间以在先申请未公开为限;尚未规定申请人的声明义务根据上述分析,济宁无压锅炉厂提出将重复授权理解为“同样发明创造不能同时有两项或者两项以上处于有效状态的投权专利存在〃将会削弱我国专利法规定的本国优先权制度的主张,理由并不充分申请人可以自由选择其认为最为有利的制度或者作法,不能因为有本国优先权制度的存在,而否定允许同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利这一作法存在的意义综上所述,本案
92106401.2号发明专利与作为对比文件的
91211222.0号实用新型专利并不属于同样的发明创造;专利法上的禁止重复授权,是指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在,而不是指同样的发明创造只能被授予一次专利权本案原审认定事实和适用法律均有错误,原判依法应予撤销故此,依据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第一项、第六十一条第三项、第六十三条第二款和《最高人民法院关于执行V中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十六条第一款、第七十八条之规定,判决如下
一、撤销北京市高级人民法院2002高民终字第33号行政判决;
二、维持北京市第一中级人民法院2001一中知初字第195号行政判决和国家知识产权局专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定本案一审案件受理费和二审案件受理费各一千元,均由济宁无压锅炉厂负担本判决为终审判决审判长蒋志培审判员王永昌代理审判员郃中林二OO八年七月十四日书记员王新华人民共和国专利法》第22条第3款和《中华人民共和国行政诉讼法》第54条第2项的规定,判决撤销专利复审委员会第112号无效宣告请求审查决定被告专利复审委员会不服该判决,提起上诉主要理由是
1.判决书对创造性的判断适用法律不当一方面在认定两份被引用的对比文献的技术内容时,仅将对比文献中的权利要求作为已有技术,没有全面地认定和分析其整个说明书和附图所记载的技术内容;另一方面,在分析认定该发明专利的技术特点时,脱离了其权利要求所要求保护的范围如判决书认定“衬套的材质为塑料或者尼龙〃、“衬套与斜杆之间装有衬垫〃等,然而这些特征均未反映在该发明专利的权利要求书中,判决书中多处强调对比文献2的发明目的与该发明不同,这一认定构成了其判决理由的重要组成部分如果采用判决书中所表述的判断原则,不仅严重违反我国专利法的规定,而且与世界上通用做法相悖
2.判决书认定事实有误如将无效决定理由中所述“对比文献1披露了权利要求1+除H型衬套之外的全部技术特征〃写成“对比文献1几乎覆盖了香港美艺厂发明的独立权利要求的前序部分〃,而无效决定从未使用“几乎覆盖〃的含糊措辞;如认定对比文献2中使用H截面滑动套的“目的是与锁定装置向配合,解决中间车轮的接地承载问题〃;又如判决书在未作具体分析的情况下,罗列了该发明与对比文献2在解决方案上“格栅斜杆与立柱直杆的排列方式〃等几点不同之处,均与事实不符故请求二审法院对原审法院判决书中判断创造性上的适用法律不当和认定事实有误之处及其结论予以改判被上诉人香港美艺厂在答辩中,同意原审判决结论,认为原审判决对创造性的判断适用法律是适当的,判断原则是正确的,也符合中外专利审查的实践并进一步强调该发明的技术解决方案与已有技术对比有突出的实质性特点;该发面滑动套的目的、方式、作用均不相同请求二审法院维持原审判决同时认为,原审判决书在部分事实的文字表述上有欠妥之处本院认为根据专利法第22条第3款的规定,创造性是指同申请日之前已经有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步所谓“突出的实质性特点〃,就是从该技术领域技术发展的历史角度来看,该发明与已有的技术相比,具有技术实质内容的突破,使该领域技术产生突出的实质性变化所谓“显著的进步〃,是指该发明与最为接近的现有技术相比,具有长足的进步,它通常表现为克服了现有技术的不足和缺点,或者具有明确的技术效果本案的发明与已有技术相比,具有突出的实质性特点和显著的进步理由是第一,“惰钳式门〃发明专利独立权利要求包括前序和特征两个部分将该发明的技术解决方案与现有技术相比,对比万县1披露了该发明专利独立权利要求前序部分的全部技术特征,而对比文献2并未进一步披露该发明专利独立权利要求中特征部分的区别技术特征“惰钳式门〃发明专利独立权利要求的特征部分是“在销轴的端部装有沿轴的横向为H型截面的衬套,立柱直杆的突边安装在II型截面衬套的凹槽中〃这是该发明专利整体结构中各主要部件相互结合关系的最本质技术特征正是这种H型衬套及H型衬套与各立柱直杆之间的组合关系,使该发明具有了突出的实质性特点而对比文献2披露的是一种可伸缩拉门的中间车轮装置,其中涉及到的拉门与该发明“惰钳式门〃是两种结构完全不同的门在对比文献2所述的车轮装置中也采用了11截面的滑动套,但这种H截面的滑动套仅仅是装在一对销轴与中间车轮架上的一对C状杆的连接部位,上下自由滑动,并可与C状杆上的锁定装置配合,使中间车轮起到支撑拉门的作用即该H型截面滑动套与整个伸缩拉门的刚度以及构成门的动套与该发明中的H型衬套在各自发明中所起的作用有着实质性差别作为本领域的普通技术人员不可能从对比文献1出发,结合对比文献2获得对该发明有用的技术教导,而必须经过创造性思维劳动才可能获得因此,该发明的技术解决方案与现有技术相比,对所属技术领域的普通技术人员是非显而易见的第二,结合“惰钳式门〃发明的目的及效果,进一步证明该发明比现有技术具有突出的实质性特点原审法院认为,在判断一项发明是否具有突出的实质性特点时,不仅要考虑该发明技术解决方案本身的创新程度,而且还要考虑该发明的目的和实际技术效果,将其作为一个整体来看待,这是正确的“惰钳式门〃发明的目的是提出一种惰钳式门,其连接斜杆与立柱直杆的装置不仅结构简单,同时提高了门的刚度,使开关门的运动轻便且噪音小正是为了达到这一目的,该发明的技术解决方案采用了在门的各销轴与立柱直杆的连接处装有II型截面的衬套,使用II型衬套的目的是便于销轴在立柱直杆的凹口突边上滑动或者转动,而且还可以有效地填补构成整个门的各主要运动部件之间的机械间隙它与门的连接方式是在连接门的各格栅斜杆与各第二立柱直杆的每个销轴的端部都装有H型截面的衬套,将立柱直杆的突边安装在H型截面衬套的凹槽中该发明采用H型衬套的作用,不仅仅是滑动或者转动,而且达到了制造组装方便,提高了整个门的刚度,使门的开关运动平稳轻便且噪音小的技术效果,从而实现了整个发明的目的相比之下,对比文献1的发明目的是要解决带有折叠挡板的拉闸门需要由大量不同的零部件组成,旦需要手工斜接进行组装的问题其技术解决方案覆盖了“惰钳式门〃发明独立权利要求中先需部分的全部技术特征,但是,因其不具备该发明的区别一技术特征,所以,显然也不具备该发明的技术效果对比文献2描述的是一种用于庭院的栅栏门中间位置的车轮装置在该车轮装置上也采用了H型截面的滑动套,但其目的是为。